A-279-90
Association olympique canadienne—Canadian
Olympic Association (appelante) (demanderesse)
c.
Konica Canada Inc. (intimée) (défenderesse)
RÉPERTORIE.' Assoc. OLYMPIQUE CANADIENNE C. KONICA
CANADA INC (CA.)
Cour d'appel, juges Hugessen, MacGuigan et Linden,
J.C.A.—Toronto, 12 et 13 novembre; Ottawa, 22
novembre 1991.
Marques de commerce — Contrefaçon — Appel à l'encontre
du rejet d'une action en injonction permanente — Avis de
l'adoption et de l'emploi des marques officielles «Olympic»,
etc. en 1980 — L'intimée vend des pellicules photographiques
et des appareils-photos — À titre de titulaire de licence de
Guinness, brasseur de bière qui a commencé à publier les
Guinness Book of Olympic Records avant 1980, elle a acquis
le droit de publier et de distribuer sa propre édition du livre
avant les Jeux olympiques de 1988 — Le livre fait partie d'une
trousse promotionnelle incluant des rouleaux de pellicules —
Le juge de première instance a erronément conclu que l'inti-
mée n'avait pas employé la marque officielle de l'appelante
comme marque de commerce — Partie essentielle d'un signe
distinctif, le terme «Olympic» était employé comme marque de
commerce — La liaison entre la marque et les marchandises
est si étroite et si nettement reliée à leur vente que le terme
«Olympie» est aussi utilisé comme une marque de commerce
en liaison avec des livres, des pellicules photographiques et
des appareils-photos (usage présumé en vertu de l'art. 4) —
Guinness ne détient que le droit d'employer la marque de com
merce «Olympic» en liaison avec de la bière et des livres — Le
titulaire de la licence est visé par la même restriction — Il ne
peut employer la marque pour la promotion des pellicules et
des appareils-photos.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Les prohi
bitions des art. 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce
visent l'adoption comme marque de commerce ou autrement
L'intimée allègue que les termes «ou autrement» sont inconsti-
tutionnels puisque leur application est illimitée et qu'ils peu-
vent restreindre la liberté d'expression et l'exercice de droits
civils dans les provinces — Le libellé clair des art. 9 et 11 dans
leur contexte limite la portée à l'emploi d'une marque offi-
cielle ou d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on
pourrait vraisemblablement la confondre avec elle relative-
ment à une entreprise.
Droit d'auteur — Contrefaçon — L'intimée allègue son
droit, en tant que titulaire de licence, au droit d'auteur dans le
titre Guinness Book of Olympie Records — Rien dans la Loi
sur le droit d'auteur ne touche le droit contesté d'employer le
terme «Olympic» comme marque de commerce en liaison avec
des pellicules photographiques et des appareils-photos.
L'appel porte sur la décision du juge Denault de rejeter une
action en injonction permanente et en dommages-intérêts. Le
sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce
interdit l'adoption à l'égard d'une entreprise, comme marque
de commerce ou autrement, d'une marque adoptée comme
marque officielle à l'égard de laquelle le registraire a donné un
avis public. L'avis de l'adoption et de l'emploi des termes
«Olympic», «Winter Olympics» et «Summer Olympics»
comme marques officielles a été donné en 1980. Les droits
acquis antérieurs ne sont pas affectés par l'adoption et l'emploi
subséquents d'une marque d'une ressemblance qui jette la con
fusion. Pendant plusieurs années avant 1980, la Guinness
Company, brasseur de bière, a publié les Guinness Book of
Olympic Records. L'intimée vend des pellicules photogra-
phiques et des appareils-photos. À titre de sous-titulaire de
licence de Guinness, elle a acquis le droit de publier et de dis-
tribuer au Canada sa propre édition du Guinness Book of Olym-
pic Records qui reprenait le texte entier de ce livre avec un dos,
des plats supérieur et inférieur et la première et dernière pages
distinctifs à Konica. L'intimée a ajouté au livre du matériel
publicitaire et des bons de réduction pour les pellicules et les
appareils-photos. Le livre faisait partie d'une trousse promo-
tionnelle emballée par rétraction sous plastique avec trois rou-
leaux de pellicule photographique Konica. Cette trousse devait
être vendue comme paquet de pellicule photographique ayant
le livre comme prime. L'appelante a obtenu une injonction
interlocutoire interdisant la distribution du paquet. Le juge de
première instance a conclu que l'intimée n'avait pas employé
la marque officielle de l'appelant comme une marque de com
merce, mais qu'elle l'avait employée «autrement» et «à l'égard
d'une entreprise» d'une telle façon qu'elle s'est trouvée visée
par la prohibition des articles 9 et 11. Mais il a rejeté l'action
au motif que l'adoption et l'avis public des marques officielles
de l'appelante ne pouvaient avoir d'effet rétroactif. Il était
d'avis que Guinness, et non Konica, avait adopté les marques.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
Le juge de première instance a commis une erreur en con-
cluant que l'intimée n'avait pas employé le terme «Olympic»
comme marque de commerce. Il semble avoir négligé l'alinéa
c) de la définition en vertu de laquelle «marque de commerce»
inclut un signe distinctif. «Signe distinctif» s'entend aussi d'un
mode d'envelopper des marchandises dont la présentation est
employée afin de distinguer ses marchandises des autres.
Compte tenu que le paquet à emballage par rétraction reliait,
sans qu'ils puissent être séparés, le livre et les cartouches de
pellicules photographiques et compte tenu que les termes
«Olympic Records» sont en or et beaucoup plus gros que tous
les autres caractères se trouvant sur le paquet, le terme «Olym-
pic» est une partie essentielle d'un signe distinctif employé par
l'intimée afin de distinguer ses marchandises. En deuxième
lieu, et ce qui est encore plus important, la publication et la
distribution du livre, indépendamment du paquet emballé par
rétraction contenant la pellicule, constituent un emploi du
terme «Olympic» comme marque de commerce. Puisque la
prohibition prévue aux articles 9 et 11 vise l'emploi, la défini-
tion «d'emploi» est décisive. Une marque de commerce est
réputée être employée en liaison avec des marchandises si, lors
de la vente, elle est apposée sur les marchandises ou sur les
colis à tel point qu'un avis de liaison est alors donné. Sont assi-
milées aux «marchandises» les publications imprimées. Le
terme «Olympic» était par conséquent employé comme
marque de commerce en liaison avec les livres—il est apposé
sur les livres afin de les distinguer—il est aussi employé en
liaison avec les pellicules et les appareils-photos, compte tenu
du caractère promotionnel du livre et de la publicité qui porte
sur les pellicules et les appareils-photos de l'intimée. La liaison
entre la marque et les marchandises est si étroite et si nettement
reliée à leur vente (particulièrement dans les coupons de réduc-
tion du prix des marchandises), que la marque est employée
par l'intimée comme une marque de commerce en liaison avec
ces marchandises.
La conclusion selon laquelle Konica employait les marques
officielles «autrement» que comme une marque de commerce
n'est pas inconciliable avec l'opinion que les emplois men-
tionnés constituaient un emploi comme marque de commerce.
Le juge Denault a également commis une erreur en n'exami-
nant pas l'étendue des droits acquis de Guinness dont l'intimée
était titulaire de licence. Ces droits, qui n'étaient pas touchés
par l'avis public de l'appelante à l'égard de ses marques offi-
cielles, comprenaient le droit d'employer le terme «Olympic»
comme une marque de commerce. L'«emploi» comme marque
de commerce désigne un emploi en liaison avec des marchan-
dises ou services particuliers. Bien que le Guinness Books of
Records ait vu le jour à titre de véhicule promotionnel pour le
produit de la brasserie irlandaise, il a aujourd'hui une existence
distincte du brasseur. La marque de commerce «Guinness
Book of Olympic Records» est également employée en liaison
avec les livres mêmes, en tant que marchandises. La bière et
les livres étaient les seules marchandises en liaison avec les-
quels Guinness a employé le terme «Olympic» comme marque
de commerce avant 1980. Comme Guinness ne détient, sur la
marque de commerce «Olympic», que le droit d'employer cette
marque en liaison avec de la bière et des livres, le titulaire de
licence (Konica) est visé par la même restriction. Elle ne peut
employer la marque pour promouvoir des pellicules photogra-
phies et des appareils-photos.
L'intimée a allégué son droit, en tant que titulaire de licence,
au droit d'auteur dans le titre Guinness Book of Olympic
Records. La question du droit d'auteur n'est soulevée que pour
brouiller la piste. Le litige porte sur le droit d'employer le
terme «Olympic» comme marque de commerce en liaison avec
des pellicules photographiques et des appareils-photos. Rien
dans la Loi sur le droit d'auteur ne touche ce droit de quelque
façon.
L'intimée a allégué que les termes «ou autrement» qui figu-
rent aux articles 9 et 11 étaient exorbitants du Parlement puis-
que leur application est illimitée et qu'ils peuvent avoir pour
effet de restreindre la liberté d'expression et l'exercice de
droits civils ordinaires dans les provinces. La lecture du libellé
clair de ces articles, dans leur contexte, limite leur portée à
l'emploi d'une marque officielle ou d'une marque qui lui res-
semble à un point tel qu'on pourrait vraisemblablement la con-
fondre avec elle, relativement à une entreprise.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), chap. C-42,
art. 2.
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap.
T-13, art. 2, 3, 4, 9(1)n)(iii), 11, 20.
JURISPRUDENCE
DÉCISION INFIRMÉE:
Assoc. Olympique canadienne c. Konica Canada Inc.,
[1990] 2 C.F. 703; (1990), 69 D.L.R. (4th) 432; 30 C.P.R.
(3d) 60; 35 F.T.R. 59 (1« inst.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Assoc. Olympique canadienne c. Allied Corp., [1990] 1
C.F. 769; (1989), 26 C.I.P.R. 157; 28 C.P.R. (3d) 161;
105 N.R. 388 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Clairol International Corp. et al. v. Thomas Supply &
Equipment Co. Ltd. et al, [1968] 2 R.C.É. 552; (1968), 38
Fox Pat. C. 176; Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co.,
[1948] O.R. 341; [1948] 3 D.L.R. 109; (1948), 8 C.P.R.
132; 7 Fox Pat. C. 244 (C.A.); Francis Day & Hunter Ld.
v. Twentieth Century Fox Corporation, LA., [1940] A.C.
112 (P.C.); Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Indus
tries Ltd., [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544;
17 C.I.P.R. 263; 14 C.P.R. (3d) 314; 12 F.T.R. 317; 80
N.R. 9 (C.A.).
AVOCATS:
Kenneth D. McKay et Arthur B. Renaud pour
l'appelante (demanderesse).
D. H. Jack, Susan A. Goodeve et Karen E.
Crombie pour l'intimée (défenderesse).
John S. Tyhurst pour l'intervenant.
PROCUREURS:
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour l'appelante
(demanderesse).
McDonald & Hayden, Toronto, pour l'intimée
(défenderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'in-
tervenant.
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Par le présent appel,
nous sommes encore une fois appelés à étudier la
portée de la protection accordée à une marque offi-
cielle décrite au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce' qui porte que:
9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme
marque de commerce ou autrement, une marque composée de
ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait
vraisemblablement la confondre avec ce qui suit:
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème:
(iii) adopté et employé par une autorité publique au
Canada comme marque officielle pour des marchandises
ou services,
à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté
ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un
avis public d'adoption et emploi;
Dans l'arrêt Assoc. Olympique Canadienne c.
Allied Corp. 2 , nous avons ainsi décidé:
Les droits d'emploi d'une marque qui peuvent découler de son
adoption ne sont pas touchés par l'adoption et l'emploi subsé-
quents d'une marque officielle semblable au point de porter à
confusion; toutefois, le droit d'enregistrer la marque n'existe
plus à compter du moment où l'avis public est donné.
Aujourd'hui, nous traçons avec plus de précision la
ligne de démarcation séparant les droits acquis anté-
rieurement «non touchés» par l'adoption et l'emploi
d'une marque officielle, et les droits revenant à l'au-
torité publique pour le bénéfice de laquelle la marque
officielle existe.
L'appelante a fait donner un avis public d'un cer
tain nombre de marques officielles, dont les plus
importantes aux fins de la présente discussion sont
«Olympic», «Summer Olympics» et «Winter Olym-
pics». Le 5 mars 1980, le registraire a donné avis de
l'adoption et de l'emploi de ces marques par l'appe-
lante.
Pendant plusieurs années avant 1980, la Guinness
Company qui, à l'origine, était et demeure brasseur
de bière en Irlande, a publié des livres de «records»
où sont relatés divers exploits réalisés dans différents
domaines. Un de ces livres, mis en circulation pério-
diquement suivant approximativement le cycle des
olympiques, a, pendant plusieurs années, été intitulé
Guinness Book of Olympic Records. L'appelante ne
conteste pas le droit de Guinness de publier son livre
1 L.R.C. (1985), chap. T-13.
2 [1990] 1 C.F. 769 (C.A.), à la p. 775.
de records olympiques et d'employer le terme
«Olympic» dans le titre de ce livre, ni ne soulève de
question à cet égard; notre conclusion dans l'affaire
Allied Corp., précitée, exclurait, de toute façon, une
telle question.
L'intimée, Konica Canada Inc., vend des pellicules
photographiques et des appareils-photos. À titre de
sous-titulaire de licence de Guinness, elle a acquis le
droit exclusif de publier et de distribuer au Canada sa
propre édition «spéciale» du Guinness Book of Olym-
pic Records qui devait être mise en circulation en pré-
vision des Jeux olympiques d'hiver et d'été 1988. Le
texte entier du Guinness Book of Olympic Records se
retrouve dans cette édition dont le dos, les plats supé-
rieur et inférieur (extérieur et intérieur), la première
et la dernière pages sont distinctifs à Konica. Les élé-
ments ajoutés par l'intimée mettent son nom bien en
vue en caractères gras et incluent du matériel publici-
taire et promotionnel et des bons de réduction pour
les pellicules et les appareils-photos qu'elle vend. Le
titre de la publication, qui se trouve sur le dos et à
l'extérieur du plat supérieur du livre, se lit KONICA
Guinness Book of OLYMPIC RECORDS. Le sous-
titre du plat supérieur porte la mention suivante: The
Complete 1988 Winter & Summer Olympic Schedule.
PLUS—Valuable Discount Coupons PLUS—All the
Record Holders and Medal Winners PLUS—Hun-
dreds of Fascinating Feats and Facts.
Le livre publié par l'intimée a été conçu en vue
d'être employé par celle-ci à titre de prime faisant
partie d'une trousse promotionnelle. Celle-ci consiste
en trois rouleaux de pellicule photographique en cou-
leur Konica encartés et emballés, avec le livre, par
rétraction sous plastique de façon à ce que seule la
partie extérieure du plat supérieur du livre et l'exté-
rieur des trois cartouches de pellicule puissent être
vus. Cette trousse a ensuite été lancée sur le marché
pour être vendue comme paquet de pellicule photo-
graphique ayant le livre comme prime. En termes
populaires, le livre était un «cadeau».
La promotion n'a jamais vraiment pris son envol.
Dès que l'appelante en a eu vent en novembre 1987,
elle a demandé et obtenu une injonction interlocu-
toire interdisant la distribution du livre dans le paquet
à emballage par rétraction. Plusieurs mois plus tard,
longtemps après que les Olympiques de 1988, à la
fois d'été et d'hiver, eurent passé à l'histoire, la ques
tion a été soumise au juge Denault lors d'un procès
sur le fond [[1990] 2 C.F. 703]. Le présent appel
porte sur la décision de ce dernier de rejeter l'action
en injonction permanente et en dommages-intérêts de
l' appelante.
Le juge Denault a tiré la conclusion de fait [aux
pages 709 et 710] «que le titre et le sous-titre du livre
de la défenderesse ressemblent à ce point aux
marques officielles enregistrées par la demanderesse
qu'on pourrait vraisemblablement les confondre avec
certaines d'entre elles». Cette conclusion n'est pas
contestée en l'espèce. Toutefois, le juge a ensuite
conclu que l'intimée avait employé les marques offi-
cielles de l'appelante «autrement» que «comme
marques de commerce» et «à l'égard d'une entre-
prise», d'une telle façon qu'elle s'est trouvée visée
par la prohibition des articles 9 et 11 de la Loi 3 . Il a
dit [aux pages 711 et 712]:
Toutefois, la défenderesse Konica fabrique du matériel et
des articles de photographie; on peut sans crainte de se tromper
présumer que son incursion dans le domaine de l'édition cana-
dienne vise principalement à promouvoir ses propres produits.
Il s'agit donc d'un emploi «à l'égard d'une entreprise», encore
qu'il s'agisse de l'emploi d'un mot autrement que comme
marque de commerce. La défenderesse était tenue aux termes
de son contrat de licence d'utiliser le titre et le sous-titre
qu'elle a employés et qui contiennent des mots qui semblent
être les marques officielles de la demanderesse. L'emploi par
la défenderesse du mot «olympic» ou d'autres mots ressem-
blant aux marques de la demanderesse ne constitue pas un
emploi comme marque de commerce, au sens de la définition
que la Loi donne à ce mot. Il m'apparaît évident que Konica
n'a pas adopté les mots «olympic» ou «1988 Winter & Sum
mer Olympic Schedule» comme marques de commerce. Ces
mots ont plutôt été adoptés à l'égard d'une entreprise autre-
ment que comme des marques de commerce.
Bien que le point puisse sembler théorique aux
yeux de certains puisque le juge de première instance
a, en fin de compte, conclu que les activités de l'inti-
mée pouvaient être visées par le libellé prohibitif des
articles 9 et 11,à mon avis, il est tout de même
important de mentionner qu'il a commis une erreur
en concluant ainsi pour le seul motif que la marque a
été adoptée et employée «autrement» que comme
3 Voir l'art. 9(1), précité. Art. 11 est libellé ainsi:
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement, une marque
adoptée contrairement à l'article 9 ou 10 de la présente
loi...
marque de commerce. En d'autres termes, je crois,
avec déférence, que le juge de première instance a
erronément conclu que Konica n'avait pas employé le
terme «Olympic» comme marque de commerce.
Pour appuyer sa conclusion, le juge de première
instance n'a cité que la définition de marque de com
merce qui figure à l'article 2 de la Loi:
2....
«marque de commerce» Selon le cas:
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de
façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues,
données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés,
par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à
bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par
d' autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
En premier lieu, le juge de première instance
semble avoir négligé l'alinéa c) de la définition citée
de marque de commerce, laquelle inclut un signe dis-
tinctif. Ce terme est lui-même ainsi défini à l'article
2:
2....
«signe distinctif» Selon le cas:
a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises,
dont la présentation est employée par une personne afin de dis-
tinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées,
vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exé-
cutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données
à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.
Compte tenu du paquet à emballage par rétraction
de l'intimée dont l'effet était de relier, sans qu'ils
puissent être séparés, le livre et les cartouches de pel-
licule photographique (à tout le moins jusqu'à
l'achat) et compte tenu de la dimension et de la cou-
leur de l'impression des termes «Olympic Records»
(en or et beaucoup plus gros que tous les autres
caractères se trouvant ailleurs sur tout le paquet), il
m'est impossible d'affirmer que le terme «Olympic»
n'est pas une partie importante et essentielle d'un
signe distinctif employé par l'intimée afin de distin-
guer ses marchandises.
En deuxième lieu, et ce qui est encore plus impor
tant, il me semble toutefois que la publication et la
distribution du livre même, tout à fait indépendam-
ment du paquet emballé par rétraction contenant la
pellicule, constitue un emploi du terme «Olympic»
comme marque de commerce au sens de la Loi. À cet
égard, il ne suffit pas d'imiter le juge de première ins
tance et de ne citer que la définition de «marque de
commerce».
La prohibition énoncée à l'article 9 vise l'«adop-
tion», que l'on peut brièvement décrire comme le
premier emploi au Canada 4 . La prohibition prévue à
l'article 11 vise l' «emploi». Ainsi, pour chacun des
deux articles, la définition d' «emploi» est décisive:
2....
«emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce,
tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un
emploi en liaison avec des marchandises ou ser
vices.
Cette définition nous renvoie à l'article 4, para-
graphe (1), ainsi libellé:
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en
liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la pro-
priété ou de la possession de ces marchandises, dans la pra-
tique normale du commerce, elle est apposée sur les marchan-
dises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises
sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux
marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la
personne à qui la propriété ou possession est transférée.
Finalement, pour en revenir à l'article des défini-
tions, nous devons signaler celle-ci:
2...,
«marchandises» Sont assimilées aux marchandises les publica
tions imprimées.
Dans la mesure où les marchandises distribuées par
l'intimée sont les livres mêmes, il ne peut subsister
aucun doute que le terme «Olympic» est employé
comme marque de commerce au sens du paragraphe
4(1): il est apposé sur les marchandises mêmes afin
de les distinguer. Compte tenu, toutefois, du caractère
promotionnel du livre et de la publicité, qui figure à
4 Art. 3 porte que:
3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée
par une personne, lorsque cette personne ou son prédéces-
seur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y
faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en
question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait
connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enre-
gistrement de cette marque au Canada.
l'intérieur du plat supérieur du livre et à l'extérieur et
à l'intérieur de son plat inférieur et qui porte sur les
pellicules et les appareils-photos de l'intimée, et dans
la mesure où ceux-ci sont des marchandises dont l'in-
timée fait le commerce, je crois que le terme «Olym-
pic» est employé en liaison avec ces marchandises
également. Si les marques de l'appelante étaient
déposées plutôt qu'officielles, la publicité faite par
l'intimée serait clairement visée par l'article 20. Bien
que tout emploi publicitaire ne soit pas un emploi «en
liaison avec» des marchandises «de façon à [les] dis-
tinguer» 5 , certains emplois de ce genre le sont 6 . En
l'espèce, la liaison entre la marque et les marchandi-
ses est si étroite et si nettement reliée à leur vente
(particulièrement dans les coupons de réduction du
prix des marchandises), que je suis convaincu que la
marque est employée par l'intimée comme une
marque de commerce en liaison avec ces marchandi-
ses.
Je conclus, par conséquent, sur cet aspect de la
question, que l'intimée a employé les marques offi-
cielles de l'appelante comme marque de commerce
pour ses livres et pour ses pellicules photographiques
et ses appareils-photos, et que cet emploi s'est fait
relativement à l'entreprise de l'intimée.
Comme je l'ai déjà mentionné, le juge de première
instance a conclu que Konica employait les marques
officielles relativement à son entreprise «autrement»
que comme une marque de commerce. Je mentionne-
rais simplement à ce stade-ci que je ne souhaite pas
que l'on me croit nécessairement en désaccord avec
cette conclusion; elle n'est pas inconciliable avec
mon opinion que les emplois que j'ai mentionnés
constituaient également un emploi comme marque de
commerce.
Nonobstant son opinion selon laquelle les activités
de l'intimée se situaient dans la portée des articles 9
et 11, le juge de première instance a rejeté l'action de
l'appelante au motif que l'adoption et l'avis public
des marques officielles de l'appelante ne pouvaient
5 Voir Clairol International Corp. et al v. Thomas Supply &
Equipment Co. Ltd. et al, [1968] 2 R.C.É. 552. I1 est à signaler,
toutefois, que l'interprétation de l'art. 4(1) donnée dans ce cas
n'apparaît pas avoir tenu compte de la version française de
l'article.
6 Voir Wembley Inc. v. Wembley Neckwear Co., [1948] O.R.
341 (C.A.).
avoir d'effet rétroactif. De toute évidence, il avait rai-
son à ce sujet puisqu'il était lié par notre décision
rendue dans l'affaire Allied Corp., précitée. Il était
également d'avis, cependant, que l'intimée elle-
même n'avait pas «adopté» les marques puisque les
droits sur celles-ci appartenaient à Guinness et que ce
dernier les avaient adoptées. Il a dit [aux pages 712 et
713]:
Le principal moyen qu'invoque la défenderesse en l'espèce
est que l'on ne peut donner un effet rétroactif au sous-alinéa
9(1)n)(iii). La défenderesse prétend qu'elle n'a pas adopté les
marques, étant donné qu'elles avaient été adoptées et utilisées
par Guinness longtemps avant que Konica ne distribue son
livre. La défenderesse affirme qu'elle n'a pas adopté la
marque, étant donné qu'elle a déjà été adoptée. L'avocat de la
défenderesse a cité à la Cour l'article 3 de la Loi, qui dispose :
3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée
par une personne, lorsque cette personne ou son prédéces-
seur en titre a commencé à l'employer au Canada ou à l'y
faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en
question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait
connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enre-
gistrement de cette marque au Canada. [C'est le juge
Denault qui souligne.]
Je pense que sur ce point la thèse de la défenderesse est bien
fondée. Suivant la preuve non contredite de la défenderesse,
Bantam Books publie l'édition canadienne du livre Guinness
depuis la fin des années soixante, de nombreuses années avant
que la demanderesse n'adopte ses marques officielles.
Il a également dit [à la page 715]:
Ce n'est que par un texte législatif clairement exprimé que le
législateur aurait pu supprimer les droits acquis de Guinness
Books et de ses preneurs de licences comme Konica. La Loi ne
prévoit rien de tel; en fait, elle n'est nullement ambigus et elle
est expressément rédigée en des termes auxquels, conformé-
ment aux règles d'interprétation bien connues, on ne peut don-
ner un effet rétroactif. En conséquence, la vente et la distribu
tion de l'édition Konica du Guinness Book of Olympic
Records, de la pellicule emballée par rétraction et du paquet
contenant le livre ne violent pas les marques officielles de
l'Association olympique canadienne.
À mon avis, et avec déférence, le juge a commis
une erreur. La source de cette erreur, il me semble, se
situe dans le défaut d'examiner l'étendue des droits
acquis de Guinness, dont l'intimée était titulaire de
licence. Ces droits qui, comme le juge de première
7 L'appelante a consacré temps et efforts à prétendre que
l'intimée, à titre de preneur de licence, n'était pas le successeur
en titre de Guinness et que, par conséquent, elle ne pouvait
prétendre que Guinness était son prédécesseur en titre au sens
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instance a conclu à juste titre, n'étaient pas touchés
par l'avis public de l'appelante à l'égard de ses
marques officielles, comprenaient le droit d'employer
le terme «Olympic» comme une marque de com
merce.
L'«emploi» comme une marque de commerce, tou-
tefois, n'est pas quelqu'emploi imprécis ou général. Il
ressort clairement de l'article des définitions et de
l'article 4 déjà cités que l'«emploi» comme marque
de commerce désigne un emploi en liaison avec des
marchandises ou services particuliers.
La Guinness Company a fait ses premiers pas
comme brasseur, et opère toujours dans ce domaine.
On peut, sans crainte de se tromper, présumer que le
Guinness Books of Records a vu le jour à titre de
véhicule promotionnel pour le produit de la brasserie
de Dublin. En effet, il ressort de la preuve soumise au
juge de première instance qu'aussi récemment qu'en
1976 (la dernière olympiade précédant l'enregistre-
ment des marques officielles de l'appelante), le Guin-
ness Book of Olympic Records faisait de la publicité à
la bière Guinness 8 .
De toute évidence, le rejeton a surpassé son géni-
teur ou, à tout le moins, a acquis autant d'importance.
Nous pouvons aujourd'hui constater que les Guinness
Books of Records sont diffusés sur une grande échelle
et ont une existence tout à fait distincte du brasseur 9 .
Il est évident, par conséquent, que la marque de com
merce «Guinness Book of Olympic Records» est éga-
lement employée en liaison avec les livres mêmes, en
tant que marchandises.
De la bière et des livres. Il ressort de la preuve que
ce sont là les seules marchandises en liaison avec les-
quelles Guinness a employé le terme «Olympic»
comme marque de commerce avant 1980. Cette
marque de commerce est, évidemment, non déposée,
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de l'art. 3. La question ne se pose tout simplement pas. Quels
que soient les droits de l'intimée, elle les a acquis de Guinness,
et les conditions de sa licence ne sont pas en litige. L'examen,
par conséquent, ne porte pas sur l'étendue des droits de l'inti-
mée, mais plutôt sur ceux de Guinness dans la position duquel
l'intimée se retrouve.
8 Pour les puristes, plus correctement bière brune.
9 L'un des membres du présent tribunal a effectivement
admis à l'audience qu'il ignorait que le «Guinness» des livres
était un brasseur.
mais même si elle l'avait été, il est fort douteux que
Guinness aurait pu empêcher son adoption et son
emploi par d'autres en liaison avec des marchandises
fondamentalement différentes, tels des appareils-pho
tos et des pellicules photographiques. En outre, à
mon avis, Guinness, à titre de propriétaire d'une
marque de commerce non déposée employée par elle
en liaison avec de la bière et des livres, ne pouvait
empêcher l'adoption, l'emploi et l'enregistrement
d'une marque de commerce semblable pour être
employée en liaison avec des appareils-photos et des
pellicules, et ne pouvait, advenant un tel enregistre-
ment, faire valoir ses droits antérieurs concernant
l'emploi de cette marque en liaision avec ces mar-
chandises. L'appelante, à titre de titulaire d'une
marque officielle, se retrouve dans une situation au
moins aussi avantageuse que celle d'un propriétaire
d'une marque déposée vis-à-vis Guinness.
Il s'ensuit, à mon avis, que Guinness ne détient sur
la marque de commerce «Olympic» que le droit
d'employer cette marque en liaison avec de la bière et
des livres. Elle ne peut employer cette marque pour
vendre ou pour promouvoir d'autres marchandises ou
services non liéslo. Par conséquent, l'intimée, titu-
laire de licence de Guinness, est visée par la même
interdiction.
En l'espèce, le débat ne porte pas que sur le simple
fait, pour l'intimée, d'acheter des marchandises por-
tant régulièrement la marque de commerce «Olym-
pic» pour ensuite les donner comme prime ou promo
tion pour les fins de son propre commerce. Si
l'intimée avait simplement acheté des copies du
Guinness Book of Olympic Records (ou quant à cela,
toute autre chose portant régulièrement le nom
«Olympic», avec ou sans autorisation de l'appelante)
pour ensuite les donner en promotion, l'affaire serait
tout autre. En l'espèce, toutefois, comme j'ai tenté de
le démontrer, l'intimée a pris le Guinness Book of
Olympic Records et l'a converti pour en faire le
Konica Guinness Book of Olympic Records, employé
10 Guinness n'est pas partie à l'action. Si elle l'était, nous
serions peut-être appelés à examiner la question de savoir si la
cession de ses droits d'employer le terme «Olympic» en liaison
avec de la bière et des livres pour que ce terme soit ensuite
employé en liaison avec d'autres marchandises constitue un
emploi «autrement» que comme marque de commerce.
Compte tenu de l'état du dossier, cette question ne peut être
tranchée aujourd'hui.
manifestement pour la promotion des pellicules et des
appareils-photos Konica. A mon avis, elle ne pouvait
agir ainsi.
Il faut mentionner deux derniers points.
Tout d'abord, l'intimée a allégué son droit, en tant
que titulaire de licence, au droit d'auteur dans le titre
Guinness Book of Olympic Records. On n'a pas
insisté avec vigueur sur cette question à l'audience, et
avec raison. Les éléments de preuve ne font état d'au-
cune mention de l'auteur du titre Guinness Book of
Olympic Records ou de la date à laquelle il a été
publié pour la première fois. Compte tenu de la pré-
tendue ancienneté des publications, il n'est aucune-
ment impossible que tout droit d'auteur sur le titre
soit aujourd'hui expiré. Même si un tel droit d'auteur
subsistait, toutefois, sa nature est limitée par la défi-
nition du terme «oeuvre» de la Loi sur le droit d'au-
teur [L.R.C. (1985), chap. C-42, art. 2]:
2....
«oeuvre» Est assimilé à une oeuvre le titre de l'oeuvre lorsque
celui-ci est original et distinctif; [C'est moi qui sou-
ligne.]
Mis à part le terme «Guinness», rien dans le titre
Guinness Book of Olympic Records n'est original ou
distinctif. En fait, ce titre est beaucoup moins original
et distinctif que le titre «The Man Who Broke the
Bank at Monte Carlo» à l'égard duquel le Conseil
privé a conclu que son emploi comme titre d'un film
ne violait pas le droit d'auteur de la chanson du
même nom 11 .
Pour en terminer avec cet aspect de l'affaire, toute
la question du droit d'auteur n'est soulevée, à mon
humble avis, que pour brouiller la piste. Que l'inti-
mée ait ou non acquis le droit d'auteur sur le titre
Guinness Book of Olympic Records, en l'espèce, le
litige ne porte aucunement sur le droit d'auteur, mais
plutôt sur le droit d'employer le terme «Olympic»
comme marque de commerce en liaison avec des pel-
licules photographiques et des appareils-photos. Rien
dans la Loi sur le droit d'auteur ne touche ce droit de
quelque façon 12 .
11 Voir Francis Day & Hunter, Ld. v. Twentieth Century Fox
Corporation, Lei., [1940] A.C. 112 (P.C.).
12 A titre d'exemple, l'artiste ayant reproduit par la peinture
la marque de commerce de quelqu'un aurait un droit d'auteur
(Suite à la page suivante)
Ensuite, l'intimé a allégué que les termes «ou
autrement» qui figurent aux articles 9 et 11 de la Loi
sur les marques de commerce étaient exorbitants de
la compétence du législateur canadien, puisque leur
application est illimitée et qu'ils peuvent avoir pour
effet de restreindre la liberté d'expression et l'exer-
cice de droits civils ordinaires dans les provinces. Le
procureur général du Canada a demandé et a obtenu
l'autorisation d'intervenir sur ce point, mais nous
n'avons pas cru nécessaire de lui donner la parole. À
mon avis, la lecture du libellé clair des articles 9 et
11, dans leur contexte, limite la portée des termes
«ou autrement» à l'emploi d'une marque officielle ou
d'une marque qui lui ressemble à un point tel qu'on
pourrait vraisemblablement la confondre avec elle,
relativement à une entreprise. Il ressort de cette lec
ture que la prohibition est, de façon fonctionnelle,
reliée au cadre réglementaire de la Loi dans son
ensemble. Son intention est manifestement de par-
faire et de compléter ce cadre, et elle n'est pas
inconstitutionnelle' 3 .
J'accueillerais l'appel, j'annulerais le jugement de
la Section de première instance et je décernerais une
injonction permanente interdisant à l'intimée de ven-
dre, offrir, distribuer, annoncer ou exposer son édi-
tion du Konica Guinness Book of Olympic Records;
j'ordonnerais également à l'intimée de restituer
toutes les copies du même livre et le matériel relié.
Puisque l'état présent du dossier ne permet pas de
savoir si l'appelante conserve ou souhaite faire valoir
une demande en dommages-intérêts, je la laisserais
libre de présenter une demande de renvoi à la Section
de première instance afin que les dommages-intérêts,
s'il en est, soient évalués. L'appelante a droit aux
frais engagés à la Section de première instance et à
l'appel.
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sur son oeuvre mais cela ne lui permettrait pas d'employer cette
oeuvre comme marque de commerce. Réciproquement, le pro-
priétaire de la marque de commerce ne pourrait reproduire
l'oeuvre sans l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur.
Les deux droits sont tout it fait indépendants.
13 Voir, dans la même veine, la décision de cette Cour sur un
autre article de la Loi dans l'affaire Asbjorn Horgard A/S c.
Gibbs/Nortac Industries Ltd., [1987] 3 C.F. 544.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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