T-250-84
Diamond Shamrock Technologies S.A. et Elec
trode Corporation (demanderesses)
c.
C. Conradty Nuernberg GmbH & Co. KG, Con-
radty GmbH & Co. Metallelektroden KG, et Erco
Industries Limited/Les Industries Erco Limitée
(défenderesses)
Division de première instance, juge Muldoon—
Toronto, 30 avril; Ottawa, 31 mai 1984.
Brevets — Pratique — Détails — La défenderesse Erco
sollicite une ordonnance enjoignant aux demanderesses de
fournir la date de l'invention du brevet en cause, date que les
demanderesses ont ['intention d'invoquer, ainsi que les faits
essentiels qui établiraient la date de ['invention — Requête
rejetée sans dépens en raison de la divergence d'opinion qu'a
suscitée la question au sein de la Cour — Dans une action en
contrefaçon de brevet, la défenderesse n'a pas le droit d'obte-
nir, avant de déposer sa défense, la date de l'invention protégée
par ce brevet — Les décisions de la Cour en la matière sont
contradictoires — L'affaire Windsurfing International, Inc. c.
Meriah Surf Products Limited est écartée — Les décisions
Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co., Embee Electronic
Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et autre et
Flexi-Coil Ltd. c. Smith -Roles Ltd., et autres sont appliquées
— La pratique la meilleure est de s'en tenir à la Loi, en
présumant que le brevet est valide prima facie, et de ne pas
forcer la partie à fournir des détails tant que la défenderesse
n'aura pas produit officiellement une défense et soulevé la
question de la technique antérieure ou celle du caractère
évident ou de l'antériorité — Loi sur les brevets, S.R.C. 1970,
chap. P-4, art. 28(1)a), 45(8) — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règle 415(1).
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Durand & Cie v. La Patrie Publishing Co. (1951), 15
C.P.R. 86 (C. de l'E.); Embee Electronic Agencies Ltd. c.
Agence Sherwood Agencies Inc. et autre (1979), 43
C.P.R. (2d) 285 (C.F. Ire inst.); Flexi-Coil Ltd. c.
Smith -Roles Ltd., et autres (1979), 42 C.P.R. (2d) 180
(C.F. 1" inst.); Corning Glass Works c. Canada Wire &
Cable Limited t/a Canstar Communications, jugement en
date du 5 avril 1984, Division de première instance de la
Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit.
DECISION ÉCARTÉE:
Windsurfing International, Inc. c. Meriah Surf Products
Limited, jugement en date du 15 janvier 1980, Division
de première instance de la Cour fédérale, T-3363-79,
encore inédit.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-Canadian Feeds
Ltd. et al., [1966] R.C.É. 884; 32 Fox Pat. C. 145;
Asbestos Corp. Ltd. c. American Smelting & Refining
Co. (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1r inst.); E.I. DuPont
de Nemours & Co. et autre c. Diamond Shamrock Corp.
(1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1r inst.); Omark Indus
tries Inc. et autre c. Windsor Machine Co. Ltd. (1980),
56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. 1" inst.).
AVOCATS:
A. G. Creber pour les demanderesses.
G. Zimmerman pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour les
demanderesses.
Sim, Hughes, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Les parties ont déposé
trois requêtes, mais de celles-ci, une seule a fait
l'objet d'un débat entre les avocats. En effet, les
demanderesses ont retiré leur requête visant à
obtenir un jugement par défaut. Par ailleurs, les
avocats des deux parties ont convenu d'ajourner
sine die l'audition de la deuxième requête, après
quoi l'avocat des défenderesses a demandé un
ajournement pour la troisième requête; celle-ci
avait été déposée pour le compte de la défenderesse
Erco qui voulait obtenir de plus amples détails.
L'avocat des demanderesses s'est opposé à ce qu'on
la reporte à plus tard. Cette requête a fait l'objet
d'un débat, d'où les présents motifs.
Erco conclut à une ordonnance portant:
[TRADUCTION] Que la demanderesse fournira la date de l'in-
vention dont le brevet est en cause, date que les demanderesses
ont l'intention d'invoquer, ainsi que les faits essentiels qui
établiraient cette date.
Comme il fallait s'y attendre, Erco conclut en
outre, et à titre subsidiaire, à une prorogation de
délai pour lui permettre de produire une défense
et, le cas échéant, une demande reconventionnelle.
Il échet d'examiner si avant de verser sa défense
au dossier, la requérante, qui est défenderesse, est
en droit de se faire communiquer la date de l'in-
vention protégée par le brevet en cause, date que
les demanderesses ont l'intention d'invoquer, ainsi
que les faits essentiels pour établir la date de
l'invention. La proposition incluse en italique, qui
vient de l'avis de requête, présume qu'il en sera
ainsi, et de ce fait, fournit probablement la clé du
litige. Cependant, lorsqu'on soustrait cette proposi
tion de la question, le litige reste le suivant: dans
une action en contrefaçon de brevet, la défende-
resse a-t-elle le droit d'obtenir de la demanderesse
la date de l'invention protégée par le brevet et ce,
avant de déposer sa défense?
Pour le profane, cette question relèverait de la
métaphysique médiévale. La date de l'invention
peut très bien devenir essentielle si, dans sa
défense, la défenderesse soulève cette question.
Entre-temps, le brevet est présumé valide. La pra-
tique du droit des brevets et des autres domaines
du droit de propriété intellectuelle, pratique soi-
disant mystérieuse, semble exiger d'innombrables
procédures interlocutoires avant que les parties—
ou leurs avocats—soient prêtes à procéder à l'ins-
truction au fond des véritables questions en litige.
Mais en fin de compte, comme l'indiquait récem-
ment le juge Strayer dans Corning Glass Works c.
Canada Wire & Cable Limited t/a Canstar Com
munications', «La Cour peut, semble-t-il ... ,
tirer sa propre conclusion concernant la date de
l'invention ...»
Les décisions de notre Cour en la matière sem-
blent contradictoires. L'avocat de la requérante
invoque l'alinéa 28(1)a) de la Loi sur les brevets
[S.R.C. 1970, chap. P-4] et cite les décisions sui-
vantes: Union Carbide Canada Ltd. c. Trans-
Canadian Feeds Ltd. et al. 2; Asbestos Corp. Ltd.
c. American Smelting & Refining Co. 3 ; E.I.
DuPont de Nemours & Co. et autre c. Diamond
Shamrock Corp. 4 ; Omark Industries Inc. et autre
c. Windsor Machine Co. Ltd. 5; Windsurfing Inter
national, Inc. c. Meriah Surf Products Limited 6 .
' Jugement en date du 5 avril 1984, Division de première
instance de la Cour fédérale, T-1944-81, encore inédit, à la p.
38 du texte anglais.
2 [1966] R.C.E. 884; 32 Fox Pat. C. 145.
3 (1972), 5 C.P.R. (2d) 1 (C.F. P' inst.).
° (1979), 46 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1 r inst.).
5 (1980), 56 C.P.R. (2d) 111 (C.F. lrc inst.).
6 Jugement en date du 15 janvier 1980, Division de première
instance de la Cour fédérale, T-3363-79, encore inédit.
L'avocat de la requérante cite également un extrait
de l'ouvrage de Fox, The Canadian Law and Prac
tice Relating to Letters Patent for Inventions', qui
traite de la pratique établie à la Cour de
l'Échiquier.
Dans l'affaire Union Carbide, la défenderesse a
soulevé dans sa défense la question de la validité
du brevet; le jugement dans cette affaire a repris
les principes énoncés à l'égard des questions de
nouveauté, d'esprit inventif et de technique anté-
rieure. L'affaire Asbestos, quant à elle, représen-
tait une action en conflit de priorité sous le régime
du paragraphe 45(8) de la Loi. Dans l'affaire
DuPont, les demanderesses cherchaient à faire
invalider le brevet de la défenderesse. Dans l'af-
faire Omark, les demanderesses, qui avaient
intenté une action en contrefaçon de brevet, vou-
laient obtenir des détails supplémentaires et plus
complets de la part de la défenderesse; la décision
publiée dans cette affaire expose avec clarté les but
et fonction de la Règle 415(1).
La requête présentée dans l'affaire Windsurfing
correspond tout à fait à celle dont s'agit en l'es-
pèce, les défenderesses ayant voulu obtenir de la
demanderesse, avant de produire leur défense, des
détails concernant «la date à laquelle l'idée de
l'invention en cause est née» et, en fait, concernant
toutes les démarches que les inventeurs avaient
faites à la date du dépôt de la demande de brevet.
La requête a été accueillie et le juge Mahoney a
ordonné à la demanderesse de fournir lesdits
détails, entre autres choses. Aucun motif n'a été
rendu public à l'appui de son ordonnance.
En cet état de la cause tout au moins, l'avocat
des demanderesses se fonde sur la validité prima
facie du brevet d'invention, faisant valoir qu'il
n'est pas nécessaire de fournir la date précise de
l'invention et qu'on ne peut contraindre ses clientes
à le faire avant la production de la défense. Il cite
à ce sujet: Durand & Cie v. La Patrie Publishing
Co. 8 ; Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence
Sherwood Agencies Inc. et autre'; Flexi-Coil Ltd.
c. Smith -Roles Ltd., et autres 10 .
0 éd., 1969, Carswell, Toronto, à la p. 473.
8 (1951), 15 C.P.R. 86 (C. de 1'É.).
9 (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. lm inst.).
10 (1979), 42 C.P.R. (2d) 180 (C.F. 1n inst.).
L'affaire Durand se compare à la présente
espèce, même s'il s'agissait dans ce cas d'une
action en violation du droit d'auteur. Avant de
produire sa défense, la défenderesse a voulu obte-
nir de son opposante des détails de même nature
que ceux dont s'agit en l'espace. Voici ce que disait
à ce propos le juge Cameron:
[TRADUCTION] Par les articles 5 et 6 de la requête, la
défenderesse veut savoir si l'auteur et le compositeur vivent
toujours et dans le cas contraire, elle veut connaître la date de
leur décès. Par l'article 7, elle veut connaître le nom du pays où
la pièce a été produite pour la première fois, la date de la
production ainsi que le nom de l'éditeur de la pièce. Ces
demandes visent à déterminer, à mon avis, si la pièce est
protégée par un droit d'auteur.
Selon l'avocat de la demanderesse, il s'agit de détails qu'une
partie peut obtenir lors de l'interrogatoire préalable. Il n'est pas
toujours facile de délimiter ce qui doit être fourni sur requête
pour détails et ce qu'il faut obtenir par voie d'interrogatoire
préalable. La requête pour détails a pour but premièrement de
rendre la déclaration suffisamment distincte pour permettre à
la partie requérante de formuler correctement ses propres
moyens et deuxièmement, d'empêcher qu'une partie soit prise
au dépourvu au procès. L'interrogatoire préalable vise, quant à
lui, à identifier les moyens qu'invoquera la partie adverse".
Et de conclure:
[TRADUCTION] Je crois pouvoir présumer sans risque qu'en
l'espèce, la défenderesse contestera l'existence du droit d'auteur
ou le titre que la demanderesse prétend posséder, ou les deux à
la fois; par conséquent, lorsqu'on examine les faits essentiels
que la demanderesse doit exposer dans sa demande, il faut tenir
compte de la possibilité que la demanderesse puisse présumer
qu'elle possède un droit d'auteur, au lieu de soumettre les
éléments de preuve qui prouveraient ce fait. De ce point de vue,
elle n'est pas obligée d'alléguer des faits qui prouvent l'exis-
tence de son droit d'auteur. Il ne fait aucun doute que les
détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête aideraient
énormément la défenderesse à établir la présomption de l'exis-
tence du droit d'auteur, que prévoit l'art. 20(3) de la Loi, mais
il faut se rappeler qu'il incombe à la défenderesse de prouver ce
point (dans les circonstances que j'ai indiquées). Par ce motif,
je conclus que la demanderesse n'est pas obligée de fournir les
détails demandés aux articles 5, 6 et 7 de la requête 12.
Dans l'affaire Embee, les demanderesses ont
intenté une action en contrefaçon d'un nom ou
marque de commerce non enregistré et de droits
d'auteur enregistrés. Là encore, les défenderesses
ont cherché à obtenir, avant de produire leur
défense, des détails concernant la déclaration.
Dans ses motifs, qui ont abouti au rejet de la
requête parce qu'elle était prématurée, le juge
Marceau s'est prononcé en ces termes:
" Voir note 8, à la p. 90.
12 Ibid., à la p. 91.
Quoique régie par des principes établis depuis longtemps, la
question des détails dans une action de cette nature est difficile
(voir Fox, Canadian Law of Trade Marks and Unfair Compe
tition, 3° éd. (1972), pages 415 et suiv.). Je ne crois pas qu'il
soit nécessaire de les répéter ici. Cependant, je désire souligner
que, tel que je comprends le droit applicable à cet égard, il faut
distinguer une requête pour détails présentée avant la produc
tion de la défense, d'une requête faite à un stade ultérieur de
l'instance. Avant le procès, une fois les points en litige identi-
fiés, un défendeur a le droit d'être informé de tous détails qui
lui permettraient de préparer sa défense, afin de ne pas être pris
par surprise au procès. Mais avant la production de la défense,
le droit qu'a un défendeur d'obtenir des détails n'est pas aussi
vaste, n'ayant pas le même fondement et servant à des fins
différentes 13 .
Il s'agit certes en l'espèce, contrairement à l'affaire
Embee, d'une action en contrefaçon de brevet,
mais les principes établis à l'égard des plaidoiries
et des requêtes pour détails sont les mêmes pour
une multitude d'affaires tout à fait variées, y
compris celles touchant la propriété intellectuelle
en général.
Dans l'affaire Flexi-Coil, le juge devait tran-
cher la même question que celle soulevée en l'es-
pèce, avec en sus un affidavit incomplet présenté à
l'appui de la requête des défenderesses. Le juge
Cattanach articule les faits de la cause comme
suit:
L'avocat des défenderesses prétend que les détails demandés
sont essentiels pour leur permettre de formuler une défense;
qu'il leur faut connaître la date à laquelle l'invention a été
conçue pour être en mesure d'évaluer la pertinence de la
technique antérieure dont pouvaient disposer les défenderesses
et que celles-ci ont besoin de connaître certains détails relatifs
aux propositions contenues dans le mémoire descriptif pour
pouvoir présenter une défense fondée sur l'invalidité parce que
l'invention a un caractère évident et qu'elle est antérieure 14 .
Après mûre réflexion, le juge Cattanach a reconnu
de bonne grâce:
Comme j'estime que l'affidavit ne remplit pas son but, je
conclus au rejet de la requête.
Je conclus également que la requête pour détails est de toute
manière prématurée, que la déclaration fait état de toutes les
allégations essentielles au soutien de la cause d'action de la
demanderesse et que les questions à l'égard desquelles les
défenderesses veulent obtenir des détails ne sont pas encore des
points en litige et qu'elles ne peuvent l'être avant la production
de la défense.
L'avocat des défenderesses s'est reporté à l'ordonnance que
j'ai rendue, le 2 mars 1978, dans Matbro Ltd. et autres c. J.I.
Case Co. Inc. et autres, n° de greffe T-3814-77 [publiée depuis
à 42 C.P.R. (2d) 121], affaire dans laquelle la requérante
13 Voir note 9, à la p. 286.
14 Voir note 10, la p. 181.
voulait obtenir des détails semblables aux détails dont s'agit en
l'espèce et au moyen d'un affidavit correspondant à peu de
chose près à celui qui nous intéresse en l'espèce.
Je ne me souviens pas si l'affidavit dont il était question dans
l'autre affaire avait été contesté, pour ce qui était de savoir s'il
était complet ou non (cela a pu être le cas), mais celui dont
s'agit en l'espèce l'a certainement été,
Après réflexion, je suis maintenant convaincu que j'ai
accordé à tort l'ordonnance du 2 mars 1978, et je ne puis, en
toute conscience, répéter, sous prétexte d'uniformité, une erreur
que j'estime avoir commise lorsque j'ai rendu l'ordonnance du 2
mars 1978 15 .
Que doit-on conclure des jugements contradic-
toires de la Cour? D'une part, compte tenu de la
séquence des incidents de procédure qui aboutis-
sent au procès, il est logique en cet état de la cause
d'affirmer qu'on n'a pas encore soulevé d'alléga-
tions de technique antérieure ou d'invalidité du
brevet qui seraient fondées sur le caractère évident
ou sur l'antériorité, étant donné que la défende-
resse n'a pas encore produit sa défense. Peut-être
ces questions ne seront-elles jamais soulevées.
D'autre part, comme le déclarait le juge Cameron,
une personne «p [eut] présumer sans risque qu'en
l'espèce, la défenderesse contestera» les mêmes
questions.
La question en litige est simple et on peut y
répondre par l'affirmative ou la négative; toutefois,
il ne doit y avoir qu'une seule réponse. Soit que le
demandeur dans une action en contrefaçon de
brevet est obligé de divulguer tout l'historique de
son brevet, y compris la date de l'invention, soit
qu'il est libre de garder cette information par-
devers soi tant que la défenderesse n'aura pas versé
une défense au dossier et soulevé la question.
La pratique la plus logique et, ne serait-ce que
pour cette seule raison, la meilleure dans les situa
tions de ce genre, est de s'en tenir à la Loi, en
présumant que le brevet est valide prima facie, et
de ne pas forcer la partie demanderesse à fournir
des détails tant que la défenderesse n'aura pas
produit officiellement une défense et soulevé la
question de la technique antérieure ou celle du
caractère évident ou de l'antériorité. C'est là un
précepte normal. Même s'il s'agit d'une affaire de
brevet, cela ne justifie pas le recours à une prati-
que inusitée. La seule suite qu'il convient de
donner à cette requête comme d'ailleurs à toutes
les requêtes de ce genre, consiste à la rejeter avec
15 Ibid., à la p. 182.
dépens. La tendance jurisprudentielle la plus juste
est sûrement celle adoptée par les juges Cameron
et Marceau et celle du juge Cattanach dans l'af-
faire Flexi-Coil.
La requête est donc rejetée. Étant donné la
divergence d'opinions que suscite cette question au
sein de notre Cour, il apparaît inéquitable en
l'espèce d'accorder les moindres frais à taxer. La
présente décision vient augmenter le nombre de
celles qui refusent d'accorder la divulgation des
détails tels qu'ils sont recherchés en l'espèce. Un
défendeur qui conclurait à l'avenir à la communi
cation de pareils détails ne doit pas nécessairement
compter sur l'indulgence discrétionnaire de la
Cour en matière d'adjudication des dépens.
ORDONNANCE
ENTENDU la requête présentée par la défenderesse
Erco Industries Limited/Les Industries Erco Limi-
tée tendant à une ordonnance qui enjoindrait aux
demanderesses de lui communiquer la date de
l'invention dont le brevet est ici en cause, date que
les demanderesses ont l'intention d'invoquer, et de
lui divulguer les faits essentiels qui établiraient
ladite date,
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête, sans
adjudication des dépens à l'encontre ou à l'avan-
tage de l'une ou l'autre partie.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.