T-4311-81
Gerhard Horn Investments Ltd. (appelante)
c.
Registraire des marques de commerce (intimé)
Division de première instance, juge Cattanach—
Ottawa, 8 et 24 juin 1983.
Marques de commerce — Le registraire a jugé que le nom
fictif «Marco Pecci» ne pouvait être enregistré comme marque
de commerce — Le fait que le Canadien moyen puisse le
considérer comme le nom d'un particulier empêche-t-il l'enre-
gistrement? — Interprétation de l'art. 12(1)a) de la Loi sur les
marques de commerce — Le critère déterminant est I) de
savoir si le mot est le nom ou nom de famille d'un particulier
vivant ou récemment décédé 2) dans l'affirmative, de savoir si
le mot n'est «principalement que» ce nom — Appel accueilli —
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10,
art. 12(I )a), 60 — Loi sur les marques de commerce, S.C.
1952-53, chap. 49, art. 12(I)a) — Loi sur la concurrence
déloyale, S.R.C. 1952, chap. 274, art. 26(1)b) — Patents,
Designs and Trade Marks Act, 1888, 51 & 52 Vict., chap. 50,
art. 10 — Loi sur le ministère de la Consommation et des
Corporations, S.R.C. 1970, chap. C-27, art. 3 — Loi d'inter-
prétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 26(7).
Le registraire des marques de commerce a jugé que le nom
fictif «Marco Pecci» ne pouvait être enregistré comme marque
de commerce destinée à être employée en liaison avec des
vêtements pour dames pour le motif qu'aux yeux des consom-
mateurs, il serait considéré comme étant principalement le nom
d'un particulier.
Jugement: l'appel de la décision du registraire est accueilli.
Rien n'empêche d'adopter comme marque de commerce le nom
d'une personne fictive à la condition qu'il ne corresponde pas au
nom d'une personne vivante ou récemment décédée. Le premier
critère permettant de déterminer si une marque de commerce
peut être enregistrée en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur
les marques de commerce est de savoir si le ou les mots devant
former le nom dont on demande l'enregistrement correspondent
au nom d'un particulier vivant ou récemment décédé. Ce n'est
que lorsque cette condition préalable est remplie qu'il faut
examiner le deuxième critère, c'est-à-dire se demander si la
marque de commerce proposée n'est «principalement que» un
nom ou nom de famille.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
In the Matter of Holt and Co.'s Trade Mark (1896), 13
R.P.C. 118 (C.A. Angl.); Standard Oil Company v. The
Registrar of Trade Marks, [1968] 2 R.C.E. 523; In re
Mange! Stores Corporation, 165 USPQ 22 (1970).
DÉCISION EXAM IN ÉE:
McDonald's Corporation c. Le sous-procureur général
du Canada, [1977] 2 C.F. 177; 31 C.P.R. (2d) 272 (1f»
inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Le Registraire des Marques de Commerce c. Coles Book
Stores Limited, [1974] R.C.S. 438; Calona Wines Limi-
ted c. Le registraire des marques de commerce, [1978] 1
C.F. 591; 36 C.P.R. (2d) 193 (1 1 e inst.); Elder's Bevera
ges (1975) Ltd. c. Le registraire des marques de com
merce, [1979] 2 C.F. 735; 44 C.P.R. (2d) 59 (1"° inst.);
Galanos c. Registraire des marques de commerce
(1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (C.F. 1"° inst.).
AVOCATS:
James G. Fogo pour l'appelante.
Arnold S. Fradkin pour l'intimé.
PROCUREURS:
Herridge, Tolmie, Ottawa, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une
décision rendue par le registraire des marques de
commerce dans une lettre datée du 7 juillet 1981
dans laquelle ce dernier rejetait, après un long
examen, la demande d'enregistrement des mots
«Marco Pecci» comme marque de commerce desti
née à être employée en liaison avec des vêtements
pour dames.
La demande d'enregistrement produite le 16
novembre 1977 était fondée sur l'emploi, depuis le
Zef juillet 1976 au plus tard, de la marque de
commerce demandée.
La première réponse du bureau, par l'intermé-
diaire d'une examinatrice, est datée du 4 octobre
1978 et dit notamment:
[TRADUCTION] La marque faisant l'objet de la présente
demande est considérée comme étant principalement le nom
d'un particulier.
Au regard des dispositions de l'article 12(1)a) de la Loi sur les
marques de commerce, ladite marque ne semble pas
enregistrable.
Le registraire est d'avis que les consommateurs sont incapables
de distinguer entre les noms fictifs et les noms véritables. Aux
yeux du consommateur, MARCO PECCI serait donc le nom d'un
particulier.
Si vous avez des commentaires à formuler n'hésitez pas à nous
les faire parvenir, nous les examinerons avec soin.
Dans leur réponse du 4 avril 1979, les agents de
la requérante demandèrent à l'examinatrice de
reconsidérer sa décision de refuser l'enregistre-
ment, compte tenu de la disposition suivante de
l'alinéa 12(1)a) [de la Loi sur les marques de
commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10]:
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce
est enregistrable si elle ne constitue pas
a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de
famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les
trente années précédentes;
On a souligné qu'étant donné la présence des
mots «vivant ou qui est décédé dans les trente
années précédentes» à la suite du mot «particulier»,
il est possible d'enregistrer le nom ou le nom de
famille d'un particulier à moins qu'il ne s'agisse du
nom ou nom de famille d'une personne vivante ou
décédée au cours de la génération précédente qui,
pour des raisons pratiques, a été fixée à trente ans.
Il n'existe donc aucun obstacle à l'enregistrement
d'un tel nom ou nom de famille comme marque de
commerce.
Cela ressort indubitablement de l'addition des
mots précités de l'alinéa 12(1)a) qui se serait
terminé sinon par le mot «particulier».
Les agents de la requérante ont rappelé dans
leur réponse que, comme ils l'avaient souligné au
paragraphe 3 de la demande, la marque de com
merce dont on demandait l'enregistrement avait
été inventée par la requérante dans le but évident
de tirer profit du prestige dont jouissent les coutu-
riers étrangers dans les milieux mondiaux de la
mode féminine et qu'à cette fin, la requérante
avait choisi le mot «Pecci» comme nom de famille
pour sa connotation étrangère et l'avait fait précé-
der du prénom «Marco» qui comporte la même
connotation.
La marque de commerce a donc été «créée» par
la combinaison de ces deux mots. Le nom qui en
résulte est fictif. Il a été créé par une fiction, en
l'occurrence la création d'un être imaginaire.
Rien n'empêche d'adopter comme marque de
commerce le nom d'une personne fictive et aucune
loi antérieure n'a jamais interdit l'enregistrement
comme marques de commerce des noms de telles
personnes fictives.
À mon avis, cette situation est perpétuée par le
libellé de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les mar-
ques de commerce de 1953 [S.C. 1952-53, chap.
49] (actuellement en vigueur) qui, à d'autres
égards, est venu modifier substantiellement l'arti-
cle qui était en vigueur auparavant, soit l'alinéa
26(1)b) de la Loi sur la concurrence déloyale
[S.R.C. 1952, chap. 274] en vertu duquel un mot
servant de marque était enregistrable s'il n'était
pas le nom d'une personne, d'une firme ou d'une
corporation.
«Particulier>» est le mot clé de l'expression «le
nom ou le nom de famille d'un particulier» à
l'alinéa 12(1)a).
Pour ce qui est de l'interprétation de ce mot
dans l'expression «le nom d'un particulier», à l'ali-
néa 10a) [modifiant l'article 64 de la Loi] du
Patents, Designs and Trade Marks Act 1888 [51
& 52 Vict., chap. 50], le lord juge Lindley disait ce
qui suit dans In the Matter of Holt and Co.'s
Trade Mark ((1896), 13 R.P.C. 118 [C.A. Angl.])
à la page 122:
[TRADUCTION] On pourrait peut-être, dans une métaphore, se
servir du mot particulier pour désigner un personnage imagi-
naire, mais un tel emploi serait inhabituel et, à mon avis, assez
fantaisiste. Il est peu probable que le législateur ait voulu que le
mot «particulier» soit pris dans un sens métaphorique ou fantai-
siste; ou encore qu'il désigne un personnage imaginaire n'ayant
pas et n'ayant jamais eu d'existence véritable.
Ce qu'interdit l'alinéa 12(1)a), c'est d'enregis-
trer comme marque de commerce le «nom ou le
nom de famille d'un particulier vivant ou qui est
décédé dans les trente années précédentes». Il n'est
donc pas interdit d'enregistrer le nom d'une per-
sonne fictive sauf si, par quelque coup du hasard,
le nom fictif inventé par celui qui en demande
l'enregistrement correspond au nom d'une per-
sonne vivante ou d'une personne décédée depuis
moins de trente ans.
Malgré les arguments présentés par les agents
de la requérante, l'examinatrice qui paraît relever
d'un organisme fictif «Consommation et Corpora
tions Canada» plutôt que d'un ministère fédéral
appelé ministère de la Consommation et des Cor
porations (voir S.R.C. 1970, chap. C-27, art. 3,
dont le nom, soit dit en passant, n'a pas été modifié
par une loi du Parlement) persista dans son opi
nion et réaffirma dans une lettre datée du 25 avril
1979 que la marque de commerce «Marco Pecci»
contrevenait aux dispositions de la Loi; elle cita à
l'agent de la requérante le critère bien connu
formulé par le président Jackett (tel était alors son
titre) dans l'affaire Standard Oil Company v. The
Registrar of Trade Marks ([1968] 2 R.C.E. 523,
à la page 532) qui doit être appliqué pour détermi-
ner si le mot dont on veut se servir comme marque
de commerce n'est «principalement que» le nom ou
le nom de famille d'un particulier (c'est-à-dire une
personne vivante par opposition à un personnage
imaginaire) ou autre chose, comme par exemple
un mot du dictionnaire, un mot inventé ou fabri-
qué ou encore la marque de quelque entreprise
commerciale.
Ce critère a été approuvé et adopté par la Cour
suprême du Canada dans un jugement prononcé
par le juge Judson, Le Registraire des Marques de
Commerce c. Coles Book Stores Limited ([1974]
R.C.S. 438).
Dans l'affaire Standard Oil, appelée aussi
affaire Fior (précitée), le président Jackett affirme
que [à la page 532] [TRADUCTION] «C'est plutôt
la réaction de la population du Canada devant ce
nom qui devrait servir de critère à l'intimé [c'est-à-
dire le registraire des marques de commerce] ou, le
cas échéant, au tribunal.»
Appliquant ce critère, il déclare alors [aux pages
532 et 533]:
[TRADUCTION] J'en conclus qu'une personne vivant au
Canada, pourvue d'une intelligence moyenne et ayant reçu une
éducation normale, en anglais ou en français, pourrait aussi
bien considérer ce mot comme quelque marque de commerce
que le prendre pour un nom de famille (c'est-à-dire en le
prenant comme le nom d'un ou de plusieurs particuliers). En
fait, je doute très sérieusement qu'une telle personne, face à ce
mot, songe même qu'il puisse s'agir du nom de famille d'un
particulier.
Le mot «Fior» était un sigle formé par le requé-
rant en réunissant les premières lettres de chacun
des mots suivants: «fluid iron ore reduction».
C'est un nom de famille rare. Dans sa déposition
sous serment et dans l'affidavit qu'il a produit en
preuve, le registraire lui-même a affirmé n'avoir
trouvé qu'une seule personne de ce nom dans le
bottin téléphonique de Montréal (Québec), neuf
dans celui de Toronto (Ontario) et six dans les
bottins téléphoniques de l'État de l'Illinois et des
villes de Los Angeles et de San Francisco.
Le critère relatif au nom de famille formulé par
le président Jackett et approuvé par le juge Judson
a été suivi et appliqué dans les trois arrêts suivants:
dans Calona Wines Limited c. Le registraire des
marques de commerce ([[1978] 1 C.F. 591]; 36
C.P.R. (2d) 193 [1 �e inst.]), il fut établi que 41
personnes dans tout le Canada portaient le nom de
famille «Fontana»; dans Elder's Beverages (1975)
Ltd. c. Le registraire des marques de commerce
([[1979] 2 C.F. 735]; 44 C.P.R. (2d) 59 [lfe
inst.]), le registraire a démontré que l'examen des
bottins téléphoniques de 21 grandes villes du
Canada avait révélé l'existence de 354 personnes
du nom de famille «Elder»; et finalement, dans
l'affaire Galanos c. Registraire des marques de
commerce [(1982), 69 C.P.R. (2d) 144 (C.F. i
inst.)], l'examen des bottins téléphoniques de
Montréal et de Toronto a révélé la présence à
Montréal et à Toronto de 2 et 3 personnes respec-
tivement portant le nom de famille «Galanos»; le
nom de famille du requérant était également
«Galanos».
Le seul précédent concernant le nom d'une per-
sonne composé d'un nom de famille et d'un
prénom s'est présenté dans l'arrêt McDonald's
Corporation c. Le sous-procureur général du
Canada ([[1977] 2 C.F. 177]; 31 C.P.R. (2d) 272
[lie inst.]). Dans cette affaire, le registraire a
refusé d'enregistrer comme marque de commerce
les mots «Ronald McDonald» que la requérante
projetait d'utiliser dans le domaine de l'alimenta-
tion. Il s'appuyait sur deux motifs dont le premier
est pertinent en l'espèce car il consistait à dire que
la requérante n'avait pas réussi à établir que le
nom «Ronald McDonald» n'était pas «principale-
ment que le nom ... d'un particulier vivant ou qui
est décédé dans les trente années précédentes».
Preuve a été faite devant mon collègue Addy qui
a instruit la cause que le nom servait à identifier
un clown fictif.
Bien que cela ne soit pas manifeste à la lecture
des motifs du juge Addy, il y avait dans les pièces
déposées devant lui, dont notamment tous les
documents versés au dossier du bureau du regis-
traire se rapportant aux procédures sous appel et
transmis à la Cour conformément à l'article 60 de
la Loi sur les marques de commerce, des éléments
de preuve tendant à établir qu'il existait au
Canada des particuliers vivants portant le nom de
Ronald McDonald.
Le juge Addy a conclu que la preuve devant lui
n'établissait pas que les exigences de l'alinéa
12(1)a) avaient été respectées en regard du critère
formulé par le président Jackett dans l'affaire
Standard Oil ou Fior (précitée). En effet, et c'est
là mon interprétation, la réaction du grand public
au Canada devant ces mots serait de les considérer
comme le nom d'un particulier vivant plutôt que
comme la marque de fabrique ou de commerce
d'une entreprise. Par ailleurs, il s'agit en fait du
nom de particuliers vivants au Canada.
En réponse à cette décision du bureau datée du
25 avril 1979, s'il s'agissait bien d'une décision, les
agents de la requérante répliquèrent, dans une note
datée du 25 octobre 1979, qu'ils contestaient pour
deux motifs la décision de l'examinatrice de rejeter
la demande d'enregistrement de la marque de
commerce «Marco Pecci»:
[TRADUCTION] l) l'examinatrice ne s'est pas appuyée sur un
fondement légal suffisant pour rejeter la demande, car après
avoir accepté l'hypothèse que MARCO PECCI est une désignation
fictive et inventée, créée pour servir de marque de commerce,
l'examinatrice n'a pas prouvé qu'il se trouvait dans des bottins
téléphoniques des personnes de ce nom vivantes ou décédées au
cours des trente dernières années, et
2) que même si on pouvait établir que ces mots formaient un
nom rare désignant une personne vivante ou décédée au cours
des trente années précédentes, ces mots pouvaient néanmoins
avoir comme caractéristique principale de former un mot
inventé et donc d'être conformes au critère formulé dans l'arrêt
Standard Oil par le président Jackett.
Dans sa réponse à cette note, datée du 21 février
1981, l'examinatrice continue à exprimer l'opinion
que le nom «Marco Pecci» contrevient aux disposi
tions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques
de commerce mais condescend finalement à expli-
quer aux agents de la requérante que:
[TRADUCTION] Le nom de famille PECCI apparaît dans les
bottins téléphoniques suivants:
Toronto — 1 inscription
Manhattan — 1 inscription
Paris — 1 inscription
L'ambassade d'Italie a informé l'examinatrice que le mot PECCI
est effectivement un nom de famille et qu'une vérification des
bottins téléphoniques de Rome et de Florence a permis d'y
relever environ 10 inscriptions sous ce nom de famille.
Sur le fondement de ces renseignements, l'exa-
minatrice a réaffirmé qu'à son avis:
[TRADUCTION] au Canada, une personne d'intelligence
moyenne, ayant fait des études normales en anglais ou en
français, considérerait les mots MARCO PECCI comme n'étant
principalement que le nom d'un particulier.
ce qui correspond pour l'essentiel à la décision du
25 avril 1979 et, en des termes différents, à celle
du 4 octobre 1978, déjà citée.
Une fois de plus, les agents de la requérante ont
répondu:
[TRADUCTION] 1) qu'il n'a pas été établi que le nom «MARCO
PECCI» est le nom d'une personne vivante ou décédée au cours
des trente années précédentes, et
2) qu'il n'a pas été démontré que le nom de famille PECCI
appartient à plus d'une personne ou famille au Canada ou à
Manhattan (cette dernière inscription a disparu), et qu'il est
autre chose qu'un nom extrêmement rare dans les deux villes
les plus populeuses d'Italie, Rome et Florence.
Il est étrange que les inscriptions sous ce nom
dans le bottin téléphonique des villes précitées
n'aient pu être comptées avec précision et qu'on
dise avoir relevé «environ 10» personnes de ce nom.
Cette réponse des agents de la requérante fut
suivie d'une décision rendue dans une lettre datée
du 7 juillet 1981 et signée par le registraire. Il
importe de la reproduire, en raison particulière-
ment du libellé des alinéas 2, 4, 5 et 6:
[TRADUCTION] La présente fait suite à la demande d'enregis-
trement de la marque de commerce décrite plus haut.
L'examinatrice s'est opposée à la marque de commerce sur le
fondement de l'article 12(1)a) de la Loi sur les marques de
commerce parce que MARCO PECCI n'était principalement que
le nom d'un particulier.
La requérante a répondu que le nom MARCO PECCI «n'est pas le
nom d'une personne qui existe ... mais est un nom fictif et
inventé, créé pour servir de marque de commerce.»
L'examinatrice avait souligné précédemment que les consom-
mateurs étaient incapables d'établir la distinction entre les
noms fictifs et les noms véritables. Aux yeux des consomma-
teurs, MARCO PECCI serait le nom d'un particulier.
PECCI n'est pas un nom de famille courant, comme nous l'avons
souligné dans notre lettre du 21 février 1980, mais si on le fait
précéder du prénom masculin MARCO, je pense que la grande
majorité des Canadiens prendront les mots MARCO PECCI pour
le nom d'un particulier.
En conséquence, je considère que «Marco Pecci» n'est principa-
lement que le nom d'un particulier et ne peut être enregistré
compte tenu des dispositions de l'article 12(1)a) de la Loi sur
les marques de commerce. La demande est donc rejetée confor-
mément à l'article 36(1)b) de ladite Loi.
En vertu de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce,
appel de la présente décision peut être interjeté devant la Cour
fédérale du Canada dans les deux mois qui suivent la date du
présent avis ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut
accorder, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
C'est cette décision qui fait l'objet du présent
appel.
Pour conclure qu'une marque de commerce n'est
pas enregistrable, comme l'a fait le registraire en
l'espèce relativement à la marque de commerce
«Marco Pecci», selon les termes de sa lettre du 7
juillet 1981 par laquelle il rejette la demande, il
faut établir qu'une disposition de la Loi sur les
marques de commerce fait obstacle à l'enregistre-
ment de la marque de commerce proposée.
La disposition invoquée par l'examinatrice et
finalement par le registraire est l'alinéa 12(1)a)
que je reproduis de nouveau ci-après pour plus de
commodité:
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce
est enregistrable si elle ne constitue pas
a) un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de
famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les
trente années précédentes;
Conformément au paragraphe 26(7) de la Loi
d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, le terme
«mot» employé au singulier peut également inclure
le pluriel et c'est le cas en l'espèce puisque de nos
jours le nom d'un particulier comprend normale-
ment plus d'un mot.
Pour les raisons exprimées plus haut, l'alinéa
12(1)a) ne fait pas obstacle à l'enregistrement de
noms fictifs et il a été établi que le nom «Marco
Pecci» appartient à cette catégorie.
Le lord juge Lindley, dans le passage précité de
l'arrêt Holt and Co.'s Trade Mark, déclare qu'à
son avis, le mot particulier n'est généralement pas
utilisé pour désigner un personnage imaginaire qui
n'a jamais existé, mais désigne plutôt des person-
nes véritables.
Ce qui peut donc empêcher l'enregistrement
d'un nom fictif comme marque de commerce c'est
le choix d'un nom fictif qui correspond à celui
d'une personne vivante ou décédée au cours des
trente années précédentes.
C'est ce que prévoit expressément l'alinéa
12(1)a).
Dans le cas contraire, l'alinéa aurait pris fin
après le mot «particulier»; ce n'est pas le cas ici et
il va de soi qu'on ne peut faire abstraction d'une
partie d'une loi ou d'un article de loi.
Il est donc essentiel de déterminer en premier
lieu si le ou les mots devant former le nom dont on
demande l'enregistrement correspondent au nom
ou nom de famille d'un particulier vivant ou
récemment décédé.
Ce n'est que lorsque cette condition préalable
est remplie, et pas avant, que l'on doit se demander
si la marque de commerce proposée n'est «princi-
palement que» un nom ou nom de famille, ou autre
chose.
Le président Jackett l'a affirmé avec la plus
grande clarté à la page 531 de l'arrêt Standard Oil
(précité):
[TRADUCTION] Je suis donc convaincu à la lumière de la
preuve produite devant l'intimé et devant moi que «FIOR» est
«un mot qui constitue ... le nom de famille d'un particulier
vivant». La question qui se pose ensuite consiste à déterminer si
le mot «FIOR» n'est «principalement que» ce nom de famille.
Le juge s'est d'abord dit convaincu que le mot
était le nom de famille d'un particulier vivant et a
ensuite appliqué le critère qu'il avait proposé.
Du début à la fin, dans leur traitement de la
demande d'enregistrement des mots «Marco
Pecci», l'examinatrice et le registraire se sont déli-
bérément abstenus de mentionner le fait qu'il fal-
lait que les mots «Marco Pecci» correspondent au
nom d'un particulier vivant ou récemment décédé,
et ce, malgré les rappels fréquents de cette
exigence.
Dès le départ, le 4 octobre 1978, l'examinatrice
a expliqué pourquoi elle ne suivait pas la règle:
[TRADUCTION] Le registraire est d'avis que les consommateurs
sont incapables de distinguer entre les noms fictifs et les noms
véritables. Aux yeux du consommateur, MARCO PECCI serait
donc le nom d'un particulier.
Il est vrai que les consommateurs peuvent éprou-
ver de la difficulté à distinguer entre les noms
donnés à des personnages imaginaires et ceux
donnés à des personnes réelles. Une personne qui
n'aurait pas lu le roman «Autant en emporte le
vent» ni vu le film qu'on en a tiré, pourrait fort
bien croire que Scarlett O'Hara est le nom d'une
personne véritable. Toutefois, ce nom n'en
demeure pas moins celui d'un personnage imagi-
naire et, à ce titre, peut être enregistré à moins
qu'on établisse qu'il s'agit du nom d'un particulier
vivant.
Il ne suffit pas que le nom fictif ressemble à un
nom que pourrait porter une personne réelle ou
que le public puisse croire qu'il s'agit d'un nom ou
d'un nom de famille. Cette opinion du public ne
devient pertinente qu'une fois établie l'existence
d'une personne vivante portant le nom ou le nom
de famille en question.
Les observations en ce sens qu'a faites l'agent de
la requérante se sont heurtées à un mur
d'indifférence.
En réponse à ces observations, l'examinatrice a
cité le critère relatif à ce qui constitue «principale-
ment que» le nom ou le nom de famille d'un
particulier vivant faisant ainsi complètement abs
traction de la condition préalable à l'entrée en jeu
de ce critère, soit la preuve qu'un particulier por-
tant ce nom existe ou est récemment décédé.
Sans indiquer d'aucune façon qu'elle avait une
telle preuve en sa possession, l'examinatrice a
appliqué le critère fondé sur l'expression «principa-
lement que» et a déclaré:
[TRADUCTION] L'examinatrice estime qu'au Canada, une per-
sonne d'intelligence moyenne, ayant fait des études normales en
anglais ou en français, considérerait les mots MARCO PECCI
comme étant le nom d'un particulier.
Voilà un autre exemple du soin avec lequel on
évite délibérément de faire quelque allusion à un
particulier «vivant».
Le président Jackett a déclaré dans l'arrêt Stan
dard Oil (précité) que le registraire était fondé de
conclure à partir d'un examen des bottins télépho-
niques de certaines villes que le mot «Fion» était le
nom de dix personnes vivantes au Canada. Le juge
avait devant lui une preuve à cet effet sous la
forme d'un affidavit du registraire.
En l'espèce, même si le registraire ou l'examina-
trice avaient en leur possession une telle preuve, ils
ne l'ont jamais mentionnée.
Le raisonnement adopté par l'examinatrice est
erroné parce qu'il inverse l'ordre des étapes du
raisonnement approuvé et suivi dans l'arrêt Stan
dard Oil. Le critère établi dans cet arrêt dit que le
grand public prendrait les mots en cause pour le
nom d'un particulier vivant s'il existait réellement
une personne portant ce nom mais il ne dit pas que
le fait que le grand public pense qu'il s'agit du nom
d'une personne fasse nécessairement de ces mots le
nom d'un particulier vivant.
L'alinéa 12(1)a) interdit l'enregistrement d'un
mot qui est, dans la réalité, le nom d'un particulier
vivant, mais non l'enregistrement d'un mot qui y
«ressemble» ou que le public croit être le nom d'un
particulier.
Ce n'est pas avant le 21 février 1980 que l'exa-
minatrice a révélé qu'elle avait en sa possession des
renseignements indiquant qu'il y avait une inscrip
tion sous le nom de «Pecci» au Canada.
Ce renseignement pourrait constituer la preuve
qu'il existe au moins une personne vivante au
Canada qui porte le nom de famille «Pecci».
En fait, c'est l'appelante et non le registraire qui
a trouvé deux inscriptions sous ce nom au Canada,
une à Toronto (Ontario) au nom de Mario Pecci et
une autre à St. Catherines au nom d'un certain G.
Pecci. Elle a produit en appel un affidavit concer-
nant ces renseignements.
Cette preuve suffirait à elle seule à justifier
l'examen de la question de savoir si la rareté de ce
nom de famille permettrait de conclure qu'il s'agit
principalement sinon exclusivement d'un nom de
famille plutôt que d'une marque ou d'un nom
commercial.
À la lumière de l'arrêt Fior, le résultat en ce qui
concerne le mot «Pecci» comme nom de famille
pourrait être le même, mais ce n'est pas la question
en litige ici.
En effet, la marque de commerce dont on
demande l'enregistrement n'est pas «Pecci» mais
«Marco Pecci».
Les mots «Marco Pecci» pourraient être pris
pour le nom d'un particulier vivant, mais avant de
les considérer comme tels pour justifier l'applica-
tion du critère permettant de déterminer si «Marco
Pecci» est le nom d'un particulier vivant, il faut
apporter des éléments de preuve en ce sens. Le
nom «Marco Pecci» ne peut être le nom d'un
particulier s'il n'existe personne de ce nom.
Bien qu'on lui ait fait observer à plusieurs repri
ses que l'alinéa 12(1)a) exige que les mots propo-
sés soient le nom d'un particulier vivant ou décédé
au cours des trente années précédentes, l'examina-
trice a continué d'affirmer que la vaste majorité
des Canadiens prendraient les mots «Marco Pecci»
pour le nom d'un particulier et n'a aucunement
tenu compte du fait qu'il fallait qu'il s'agisse d'une
personne vivante ou récemment décédée. Le regis-
traire a lui aussi fondé sa décision sur ces motifs.
En conséquence, le registraire n'a pas établi que
les dispositions de l'alinéa 12(1)a) s'appliquaient à
l'espèce et donc que la marque de commerce
n'était pas enregistrable. Sa décision est donc
erronée.
Aucun des divers avis de rejet ni même la
décision finale du registraire n'indiquent qu'il faut
qu'il existe un particulier vivant portant le nom
dont on demande l'enregistrement.
On présume que les écrits expriment une pensée
et que c'est d'autant plus vrai pour les personnes
qui occupent des postes exigeant un travail soigné
et précis.
Selon l'argument invoqué au paragraphe 3 de la
défense, argument qui n'est ni appuyé par les faits
ni conforme à ces derniers, le registraire et l'exa-
minatrice savaient que la disposition pertinente de
la Loi sur les marques de commerce exigeait que
le nom en cause soit celui d'un particulier vivant.
Le fait de ne pas faire allusion à un particulier
«vivant: mais seulement à un «particulier» et ce,
,malgré le libellé de l'alinéa 12(1)a), constitue un
exemple de travail bâclé et de faible qualité qu'il
faut décourager. Il n'y avait en tout cas devant le
registraire aucune preuve lui permettant de con-
clure qu'il existe un particulier vivant portant le
nom de «Marco Pecci».
Il disposait de preuves attestant l'existence au
Canada d'au moins deux personnes vivantes por-
tant le nom de famille «Pecci».
Cependant, la marque de commerce dont on
demande l'enregistrement n'est pas «Pecci», mais
«Marco Pecci». Il s'agit de la juxtaposition d'un
prénom et d'un nom de famille qui peuvent donc
être plus facilement considérés comme le nom d'un
particulier.
Apparemment, l'examinatrice a cité un volume
intitulé A Dictionary of Modern British and
American Given or Christian Names dont la liste
des prénoms masculins comprenait le nom
«Marco».
Il n'y avait aucune preuve établissant que les
quelques personnes de sexe masculin portant le
nom de famille «Pecci» étaient également prénom-
mées «Marco».
Certainement pas au Canada en tout état de
cause car l'affidavit présenté par Célia Lafram-
boise au nom de l'appelante écarte cette possibilité.
«Mario» et «Marco» sont des prénoms différents.
Il existe néanmoins une mince possibilité que
l'une ou l'autre des quelques personnes du nom de
«Pecci», ailleurs dans le monde, soit mariée et ait
un fils portant le prénom de «Marco». Cela étant,
la règle de minimis s'applique à l'espèce et le
registraire n'avait donc devant lui aucun élément
de preuve suffisant pour établir l'existence d'une
personne portant le nom de «Marco Pecci».
Le juge Judson, dans l'arrêt Coles Book Stores
(précité), souligne que le libellé de l'alinéa 12(1)a)
est apparu en 1953 dans la loi canadienne et qu'il
reproduisait exactement une disposition législative
américaine de 1946. Comme nous le verrons ci-
après dans une affaire analogue, le droit américain
et canadien sont identiques au plan de l'interpréta-
tion et des critères applicables.
Pour ces motifs, j'applique les décisions rendues
aux États-Unis.
Dans l'arrêt In re Mangel Stores Corporation
(165 USPQ 22 (1970)), appel était interjeté
devant le Patent Office Trademarks Trial and
Appeal Board composé de trois membres, d'une
décision dans laquelle une examinatrice des mar-
ques de commerce refusait l'enregistrement du
mot «Presscott» comme marque de commerce
parce qu'il ne s'agissait principalement que d'un
nom de famille.
Voici ce que disait l'examinatrice à cet égard [à
la page 22] :
[TRADUCTION] «PRESCOTT» est un nom de famille usuel et
le fait d'ajouter un «s» supplémentaire à ce nom n'en modifie ni
la prononciation, ni le sens, ni même la présentation de façon
substantielle. Ce mot donne l'impression d'être un nom de
famille et on peut croire que les consommateurs le percevraient
comme tel.
À cela, la Commission d'appel répliqua [à la
même page] :
[TRADUCTION] La question de savoir si la marque de com
merce «PRESSCOTT» de la requérante est un nom de famille
ou non est une question de fait et il ne suffit pas pour répondre
affirmativement à cette question que le mot ressemble tant au
plan de la présentation que de la prononciation à un nom de
famille connu. Il est en outre intéressant de noter que l'exami-
natrice a admis à l'audience tenue sur cette affaire qu'elle avait
été incapable après de longues recherches de trouver ne fut-ce
qu'un seul emploi du mot «PRESSCOTT» comme nom de
famille.
La décision de l'examinatrice fut en consé-
quence infirmée [sur ce point].
Cette décision est en accord avec la conclusion à
laquelle je suis parvenu.
Pour les motifs susmentionnés, l'appel est
accueilli et l'affaire est renvoyée devant le regis-
traire afin qu'il prenne les mesures administratives
qui s'imposent.
Ni l'appelante dans son avis d'appel ni le regis-
traire dans sa réponse n'ont réclamé de dépens.
Les avocats des parties ne l'ont pas fait pour se
conformer à la pratique qu'ils connaissent bien qui
consiste à ne pas accorder de dépens en faveur ou à
l'encontre du registraire des marques de commerce
dans un appel devant la Division de première
instance. Cette pratique peut ne pas s'appliquer
toutefois en Division d'appel.
Comme la partie qui a eu gain de cause, en
l'occurrence l'appelante, n'a pas demandé de
dépens, le registraire ne sera pas condamné à les
lui verser.
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