American Cyanamid Company (Appelante)
c.
Record Chemical Co. Inc. (Intimée)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Noël—Montréal, le 21 septembre;
Ottawa, le 31 octobre 1972.
Marques de commerce—Marque déposée «Pine -Sol» utili
sée pour des désinfectants—Y a-t-il confusion entre les mar-
ques «Pine -Sol» et «Pine-L»—Loi sur les marques de com
merce, S.R. 1970, c. T-10, art. 6(2)(5).
L'appelante est la propriétaire de la marque déposée
Pine -Sol. Celle-ci a été largement utilisée au Canada et y a
fait l'objet d'une abondante publicité pendant plusieurs
années relativement à des désinfectants, de sorte qu'elle est
devenue réellement distinctive des produits de l'appelante.
Cette dernière s'est opposée à la demande d'enregistrement
de la marque Pine -L de l'intimée relativement à des désin-
fectants. Le registraire a décidé que les deux marques
étaient essentiellement distinctes l'une de l'autre et qu'il
n'existait aucun risque de confusion entre elles, et il a
accueilli la demande d'enregistrement de l'intimée.
Arrêt: appel de la décision du registraire. Le registraire
aurait dû refuser de procéder à l'enregistrement de la
marque Pine -L de l'intimée. A première vue, pour un client
moyen ou pressé, qui ne sépare pas chacune des marques
entre ses composants réunis et même en tenant compte du
faible caractère distinctif inhérent du mot «Pine» et des
autres différences qui existent entre les autres parties des
deux marques, les parties «L» et «Sol», les marques ne sont
pas essentiellement différentes et, par suite, elles créent de
la confusion non seulement au sens de l'article 6(2) de la
Loi sur les marques de commerce, mais aussi au sens du
paragraphe (5) du même article et des alinéas de ce
paragraphe.
APPEL d'une décision du registraire des mar-
ques de commerce.
David E. Clarke pour l'appelante.
S. Godinsky, c.r., pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NO>"L—Le pré-
sent appel porte sur une décision du registraire
des marques de commerce, en date du 18
février 1972, accueillant la demande d'enregis-
trement de l'intimée de la marque de commerce
Pine -L, devant être utilisée pour des désinfec-
tants, demande fondée sur l'utilisation de cette
marque pour des désinfectants depuis le 15
janvier 1967 au moins. Ladite demande fut
enregistrée par le registraire sous le numéro
305,359.
L'appelante est propriétaire de la marque de
commerce Pine -Sol, enregistrée au Canada le 3
juin 1955, afin d'être utilisée pour des détersifs,
des désodorisants, des désinfectants et des eaux
de javel, sous le numéro 100,773. Le droit à
l'usage exclusif du mot «Pine» n'a pas été
demandé.
L'appelante s'est opposée à la demande d'en-
registrement de la marque Pine -L de l'intimée
aux motifs suivants:
[TRADUCTION] a) aux termes de l'article 37(2)a) de la Loi
sur les marques de commerce, la demande ne répond pas
aux exigences de l'article 29 de cette loi en ce sens que la
déclaration d'utilisation contenue dans ladite demande
n'est pas conforme aux faits;
b) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L
n'est pas possible en vertu des articles 37(2)b) et 12(1)d)
de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la
confusion, au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques
de commerce, avec la marque de commerce PINE -SOL de
l'appelante, enregistrée au Canada le 3 juin 1955, afin
d'être utilisée pour des détersifs, des désodorisants, des
désinfectants et des eaux de javel, sous le numéro
100773. La demande d'enregistrement de ladite marque
de l'appelante a été déposé au bureau des marques de
commerce à Ottawa, le 20 octobre 1954, et se fondait sur
une utilisation que l'on se proposait de faire de la marque;
un affidavit relatif à l'utilisation a été déposé entre les
mains du registraire des marques de commerce le 2 juin
1955;
c) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L
n'est pas possible en vertu des articles 37(2)c) et 16(1) de
la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la
confusion, au sens de l'article 6 de cette loi, avec la
marque de commerce PINE -SOL de l'appelante, que cette
dernière ou son usager inscrit, ou tous deux, utilisaient
antérieurement relativement à des marchandises enregis-
trées sous ledit numéro 100773;
d) l'enregistrement de la marque de commerce PINE -L
n'est pas possible en vertu des articles 37(2)d) et 2f) de la
Loi sur les marques de commerce, car elle ne fait aucune
distinction entre les marchandises relativement auxquel-
les l'intimée l'utilise, selon ce qui est allégué, et les
marchandises relativement auxquelles la marque de com
merce PINE -SOL de l'appelante est enregistrée et utilisée
au Canada.
L'appelante soutient en outre que:
a) en se fondant sur la preuve que l'intimée a déposée
dans son opposition, celle-ci n'a pas utilisé la marque de
commerce PINE -L au Canada pour des désinfectants;
b) la marque de commerce PINE -L que l'intimée utilise au
Canada pour les désinfectants crée de la confusion avec
la marque de commerce PINE -SOL que l'appelante utilise
au Canada relativement à des marchandises que couvre le
numéro d'enregistrement 100773, au sens de l'article 6 de
la Loi sur les marques de commerce, et l'enregistrement
n'en est pas possible en raison du fait que l'appelante a
fait enregistrer antérieurement et a continuellement utilisé
la marque de commerce PINE -SOL au Canada, comme il a
été dit précédemment, et en raison du fait que l'appelante
a fait enregistrer la marque de commerce PINE -SOL de la
manière indiquée ci-dessus;
c) la marque de commerce PINE -L de l'intimée ne distingue
pas réellement et n'est pas conçue pour distinguer les
désinfectants que celle-ci vend au Canada des marchandi-
ses de l'appelante énumérées audit numéro d'enregistre-
ment 100773, que cette dernière ou son usager inscrit, ou
tous deux, vendent au Canada sous la marque de com
merce PINE -SOL.
Les parties de la décision du registraire qui
nous intéressent sont reproduites ci-dessous:
[TRADUCTION] En ce qui concerne le premier motif d'op-
position, l'opposante a allégué dans ses arguments écrits et
à l'audience que la demanderesse n'a pas réussi à établir
qu'elle avait utilisé la marque de commerce PINE -L relative-
ment à des désinfectants, depuis la date indiquée dans la
demande, le 15 janvier 1967. A l'appui de ses prétentions,
l'opposante a invoqué l'affidavit déposé au nom de la
demanderesse, dans lequel un dirigeant de la demanderesse
déclare: [TRADUCTION] «Ma compagnie a commencé à utili-
ser la marque de commerce PINE -L le 15 janvier 1967, au
moins, relativement à des détersifs [sic]. L'opposante a fait
remarquer que la demanderesse n'avait déposé aucun spéci-
men de la prétendue marque de commerce que l'on prétend
avoir été utilisée ni du prétendu produit et que les déclara-
tions contenues dans l'affidavit vise l'utilisation de la
marque de commerce relativement à des «détersifs», alors
que les marchandises indiquées dans la demande sont des
«désinfectants». L'opposante s'appuie en outre sur sa
preuve en réponse, constituée de plusieurs affidavits dans
lesquels il est déclaré que le produit PINE -L de la demande-
resse n'avait pas été trouvée dans divers établissements
commerciaux situés un peu partout au Canada.
Bien que le président-directeur général de la Record
Chemical Co. Inc., (la demanderesse), ait déclaré dans son
affidavit que la compagnie «a commencé à utiliser la
marque de commerce le 15 janvier 1967 au moins relative-
ment à des détersifs», il semble se dégager des autres
déclarations contenues dans l'affidavit que l'emploi du mot
«détersifs» est une simple erreur de plume et que, en réalité,
la demanderesse a utilisé la marque de commerce PINE -L
relativement à des désinfectants à base d'huile de pin.
D'autre part, le fait que le produit PINE -L de la demande-
resse n'a pu être trouvé dans divers établissements commer-
ciaux situés un peu partout au Canada n'est pas une preuve
déterminante du fait que cette marque n'est pas utilisée au
Canada, puisque les produits de la demanderesse peuvent
avoir été vendus dans des établissements qui n'ont pas été
visités pour le compte de l'opposante.
Il a ensuite déclaré dans sa conclusion:
[TRADUCTION] Bien que la marque de l'opposante ait été
essentiellement utilisée au Canada et qu'elle y ait fait l'objet
de publicité relativement à des détersifs, des désodorisants
et des désinfectants liquides depuis 1955 au moins, celle-ci
ne peut obtenir le droit à l'usage exclusif du mot PINE pour
des marchandises dont les composants actifs comprennent
de l'huile de pin. Le seul trait commun aux marques des
parties est le mot «pine», qui est nettement descriptif des
propriétés ou des qualités des marchandises dites détersifs,
désodorisants, désinfectants et nettoyeurs liquides.
Les marques PINE -L et PINE -SOL, prises chacune en entier,
sont essentiellement différentes l'une de l'autre et, eu égard
aux circonstances et en me fondant sur les preuves admissi-
bles, je suis d'avis qu'elles ne créent pas de confusion au
sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce.
L'opposition est donc rejetée, conformément à l'article
37(8) de la Loi sur les marques de commerce.
Le principal reproche que fait l'appelante est
que si le registraire avait bien compris le sens
de la loi, il n'aurait pas pu conclure, comme il
l'a fait, que ces marques étaient essentiellement
différentes l'une de l'autre et qu'elles ne
créaient donc pas de confusion.
L'avocat de l'appelante a plaidé qu'à la lec
ture des extraits ci-dessus de la décision du
registraire qui nous intéressent, il est évident
qu'en arrivant à sa conclusion, ce dernier n'a
pas tenu compte du mot «Pine» parce qu'il a
attaché trop d'importance au caractère descrip-
tif de ce terme et à sa déclaration selon laquelle
l'opposante (l'appelante) ne peut obtenir le droit
à l'usage exclusif du mot «Pine» pour des mar-
chandises dont les composants actifs compren-
nent de l'huile de pin.
Il semble que c'est exactement ce que le
registraire a fait si l'on considère les termes
qu'il a employés dans la dernière partie de sa
décision que nous avons citée. Il a, en effet, tiré
quatre conclusions:
(1) la marque de commerce Pine -Sol de l'op-
posante a été beaucoup utilisée au Canada et y
a fait l'objet d'une abondante publicité;
(2) l'opposante ne peut obtenir l'usage exclu-
sif du mot «Pine», pour des marchandises dont
les composants actifs comprennent de l'huile de
pin;
(3) le seul trait commun aux marques est le
mot «Pine», qui est nettement descriptif, et
(4) les marques prises chacune en entier sont
essentiellement différentes l'une de l'autre.
Je dois dire que les conclusions du registraire
selon lesquelles la marque de commerce Pine -
Sol de l'appelante a été beaucoup utilisée au
Canada et y a fait l'objet d'une abondante publi-
cité sont bien étayées par la preuve, même si
aucun commerçant n'est venu en témoigner. La
preuve de nombreuses ventes sur une longue
période, contenue dans l'affidavit de James
Edwin Archer (que l'intimée n'a pas contesté)
suffit, à mon avis, à établir que la marque de
commerce de l'appelante avait, de ce fait,
acquis un caractère distinctif suffisant pour jus-
tifier son enregistrement. Le mot «Pine» n'est
évidemment ni distinctif ni absolu en lui-même.
Il est descriptif, en effet, et aux termes de
l'ancienne loi, la Loi sur la concurrence
déloyale, il ne pouvait pas être enregistré
comme marque de commerce parce qu'il n'au-
rait pu à l'époque acquérir un caractère distinc-
tif pour désigner les marchandises de quicon-
que. Toutefois, ces dispositions ont été
modifiées dans la loi actuelle, la Loi sur les
marques de commerce, comme on peut le cons-
tater à la lecture de la définition dans l'article 2,
qui énonce:
«distinctive», par rapport à une marque de commerce, dési-
gne une marque de commerce qui distingue véritablement
les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle
est employée par son propriétaire, des marchandises ou
services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les
distinguer ainsi; [ces italiques sont de moi.]
Il s'ensuit que si l'appelante a établi qu'elle a
utilisé le mot «Pine», conjointement avec le mot
«Sol» d'une manière telle qu'il est véritablement
devenu distinctif de ses marchandises et,
comme nous l'avons déjà indiqué, c'est ce qui
s'est effectivement passé dans la présente
affaire, le propriétaire de cette marque peut
alors avoir des droits sur un terme descriptif et
il est possible, comme c'est le cas dans la pré-
sente affaire, que ce terme devienne une
marque de commerce parfaitement valable.
Une marque de commerce peut se composer
de plusieurs termes dont certains peuvent être
plus importants que d'autres. Toutefois, la ques
tion de savoir si une marque donnée crée de la
confusion ou n'en crée pas, aux termes de l'arti-
cle 6 de la Loi sur les marques de commerce,
doit encore être tranchée en considérant la
marque de commerce dans son ensemble, sans
la diviser en parties en donnant plus d'impor-
tance à l'une qu'à l'autre sous prétexte que
personne ne peut obtenir l'usage exclusif d'un
mot descriptif donné. Comme nous l'avons déjà
indiqué, l'appelante ne demande pas l'usage
exclusif du mot «Pine», mais les marques doi-
vent néanmoins être considérées dans leur
ensemble aux fins de décider si elles sont sus-
ceptibles de créer de la confusion.
Lorsqu'il s'agit de marques faibles ou n'ayant
en soi que peu de caractère distinctif, nous
pouvons certainement accepter que ces mar-
ques se distinguent par de légères différences,
mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir
compte des parties faibles d'une marque pour la
distinguer d'une autre.
Gardant ce principe présent à l'esprit dans la
présente affaire, il faut donc limiter le problème
à la question de la confusion, indépendamment
de la question de l'usage exclusif de l'un des
mots et même indépendamment du caractère
distinctif de la marque de commerce de l'appe-
lante, puisque la marque Pine -Sol de cette der-
nière est une marque de commerce déposée.
Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué,
même s'il était nécessaire de considérer le
caractère distinctif de la marque de commerce
de l'appelante, la preuve relative à l'usage que
l'appelante en a fait établit suffisamment que
cet usage a déjà distingué les marchandises de
l'appelante des autres marchandises d'une
manière définitive et réelle.
Eu égard à toutes les circonstances de la
présente affaire et au fait que les deux marques
sont utilisées relativement aux mêmes marchan-
dises, c.-à-d. des désinfectants (les composants
indiqués sur l'étiquette Pine -L sont identiques
aux composants actifs du produit Pine -Sol), que
les gens achètent en ne lisant pas toujours les
étiquettes, je suis d'avis qu'à première vue,
pour un client moyen ou pressé, qui ne sépare
pas chacune des marques entre ses composants
réunis et même ne tenant compte du faible
caractère distinctif inhérent du mot «Pine» et
des différences qui existent entre les autres
parties des deux marques, les parties «L» et
«Sol», les marques ne sont pas essentiellement
différentes et, par suite, elles créent de la con
fusion non seulement au sens de l'article 6(2) de
la Loi sur les marques de commerce, mais aussi
au sens du paragraphe (5) et des sous-alinéas de
celui-ci dudit article. Il s'ensuit évidemment que
le registraire aurait dû refuser d'enregistrer la
marque Pine -L de l'intimée.
Cette conclusion suffit à trancher le litige.
Toutefois, l'appelante fonde son appel sur un
second motif, qui n'a pas été invoqué devant le
registraire et qui est soulevé pour la première
fois dans la présente affaire.
L'appelante prétend qu'aux termes de l'article
29a) de la loi, la personne qui demande l'enre-
gistrement d'une marque de commerce doit
déposer «un état, dressé dans les termes ordi-
naires du commerce, des marchandises ou ser
vices spécifiques en liaison avec lesquels la
marque a été employée ou il est projeté de l'em-
ployer» et que l'intimée au présent appel n'uti-
lise pas la marque comme elle le prétend.
Donald H. Smith, agent des marques de com
merce, déclare dans l'affidavit qu'il a déposé
dans la présente affaire qu'au cours de l'au-
dience devant le registraire des marques de
commerce, le 20 janvier 1972, il a demandé à
M. Godinsky, l'avocat de l'intimée, de déposer
un spécimen de l'étiquette. Il a joint à son
affidavit celui qu'il a reçu, marqué pièce A et il
déclare à son sujet: [TRADUCTION] «Je crois
comprendre qu'il s'agit d'un échantillon de l'éti-
quette que la demanderesse utilise au Canada et
sur laquelle elle se fonde pour tenter d'établir
l'utilisation de la marque qui constitue l'objet de
la présente demande». Ledit spécimen d'éti-
quette porte la marque de commerce Pine'L,
soit le mot «Fine» et une apostrophe, et non le
libellé Pine -L, avec un trait d'union, qui consti-
tue la marque de commerce dont l'intimée a
demandé l'enregistrement. -
L'avocat de l'appelante a déclaré qu'à l'ori-
gine, il est bien possible que cette différence ait
eu peu d'importance et que la demanderesse ait
réussi à convaincre le registraire de lui permet-
tre d'effectuer une modification, au motif que
cette différence n'altérerait pas le caractère
propre de la marque aux termes de l'article 36
de la Loi sur les marques de commerce. Il
déclare que cela n'est toutefois plus possible
après l'annonce prévue à l'article 37, parce que
la demanderesse ne peut pas, à ce point, corri-
ger une erreur et fonder la demande d'enregis-
trement d'une marque sur l'usage d'une autre.
L'avocat de l'appelante allègue que le regis-
traire ne savait pas que la marque de commerce
que la demanderesse (l'intimée) utilisait était
différente de celle dont cette dernière deman-
dait l'enregistrement et que, s'il avait su, après
l'annonce de la demande de l'intimée, que la
marque que la demanderesse voulait faire enre-
gistrer n'était pas celle qu'elle utilisait, il aurait
refusé de procéder à l'enregistrement.
D'autre part, l'avocat de l'intimée soutient
que l'étiquette que Smith a déposée, la pièce A,
n'indique pas qu'elle est la seule étiquette utili
sée, bien qu'il ait admis qu'il s'agit là d'une
étiquette que l'intimée a utilisée en 1972. Cette
étiquette n'est pas la seule qui est utilisée, a-t-il
déclaré, car les deux affidavits de M. Kuchar,
déposés par l'intimée, indiquent que ce dernier
utilise la marque Pine -L et non Pine'L. L'avocat
de l'intimée a laissé également entendre que si
l'avocat de l'appelante y voit une contradiction,
il aurait dû soulever la question au moyen d'un
contre-interrogatoire, ce qu'il n'a pas fait. Il a
ajouté que la pièce A de M. Smith n'indique pas
que cette étiquette était utilisée relativement à
des désinfectants parce que, dit-il, elle ne l'est
pas et elle est utilisée relativement à un net-
toyant. Cependant, cela n'est pas tout à fait
exact puisque, si l'on examine l'étiquette, ou
constate que le mot «Cleaner» (nettoyant)
figure directement au-dessous des mots Pine'L
et que directement au-dessous du mot «Clea-
ner», auxquels ils sont reliés par la particule
«&», figurent les termes [TRADUCTION] «désin-
fectant à usage domestique».
La question à laquelle nous devons répondre
ici est celle de savoir quel degré de différence
permet de dire qu'une marque de commerce est
réellement différente d'une autre. Si la deman-
deresse avait demandé l'enregistrement de sa
marque de commerce Pine -L, écrite en lettres
artistiques, en petites majuscules ou en caractè-
res manuscrits, l'appelante aurait-elle pu préten-
dre que l'intimée n'utilisait pas la même marque
de commerce? Je ne le pense pas. Si une per-
sonne utilise un trait d'union au lieu d'une apos
trophe, comme c'est le cas dans la présente
affaire, n'est-il pas possible de soutenir que ces
mots constituent des marques de commerce dif-
férentes? C'est encore moins certain. A mon
avis, toutefois, il n'est pas nécessaire de répon-
dre à cette question dans le présent litige, étant
donné que j'ai conclu que les affidavits de M.
Kuchar et la demande de l'intimée prouvent
suffisamment que même si celle-ci a utilisé le
nom commercial Pine'L sur certaines étiquettes,
elle a aussi suffisamment utilisé le nom com
mercial Pine -L pour en justifier la demande
d'enregistrement.
Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle
je suis parvenu sur le premier motif, il est fait
droit à l'appel avec dépens et l'affaire est ren-
voyée au registraire afin qu'il prenne les mesu-
res appropriées, conformément aux présents
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.