Meubles Domani's c. Guccio Gucci S.p.A.
A-571-91
juge MacGuigan, J.C.A.
19-6-92
13 p.
Appel d'une injonction permanente empêchant l'appelante de vendre des meubles en liaison avec les marques de commerce «Paolo Gucci» et «Paolo designed by Paolo Gucci» -- L'intimé conçoit et fabrique des montres, des sacs à main, des chaussures et des vêtements en liaison avec le nom commercial et la marque de commerce «Gucci» -- Les biens de l'intimée sont des produits supérieurs par leur qualité, leur conception et leur style -- L'appelante vend des meubles -- Paolo Gucci est apparenté à la famille qui a fondé la société intimée -- En 1984, il s'est établi à son compte en tant que concepteur de meubles principalement, après avoir été associé à la société intimée pendant plus de 30 ans -- Le juge de première instance a statué qu'étant donné que les meubles n'étaient pas inclus dans la conception des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'une ou l'autre des marques de commerce de l'intimée,[qj] l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce n'avait pas été violé -- Selon l'art. 20, la vente de marchandises en liaison avec la marque de commerce créant de la confusion est réputée constituer une contrefaçon à moins que l'emploi ne soit 1) de bonne foi, 2) autrement qu'à titre de marque de commerce, 3) une description exacte du genre de marchandises ou services, 4) non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce -- Le juge de première instance a conclu que l'emploi du nom «Gucci» par l'appelante à titre de marque de commerce était similaire à la marque de l'intimée au point de créer de la confusion et que l'art. 20b)(ii) ne protégeait pas l'appelante, notamment parce que les meubles n'étaient pas conçus par Paolo Gucci en tant que personne physique -- Appel rejeté -- L'appelante ne satisfait pas à trois des quatre conditions qui doivent être remplies pour qu'elle puisse se prévaloir de l'art. 20b)(ii) -- (1) La preuve fournie ne permet pas de conclure à l'absence de bonne foi de la part de l'appelante -- (2) Les mots «Paolo designed by Paolo Gucci» ont été utilisés en tant que marque de commerce -- Une marque de commerce sert à distinguer des marchandises de celles des autres -- L'intention de l'usager et la reconnaissance par le public sont des faits pertinents lorsqu'il s'agit d'établir l'emploi de la marque de commerce -- Le choix de la marque par un commerçant dans le but de distinguer ses marchandises est le facteur dominant -- Paolo Gucci a lui-même témoigné qu'en utilisant les étiquettes et l'emblème en question, il avait l'intention de préciser l'origine des produits -- L'appelante a également utilisé les étiquettes et l'emblème pour distinguer ses marchandises, sinon pour amener le public à croire à tort qu'elles étaient les créations de l'intimée -- (3) L'emploi des mots «Paolo Gucci» et «Paolo designed by Paolo Gucci» n'était pas une description exacte du genre ou de la qualité des marchandises de l'appelante -- L'appelante n'a pas établi que le juge de première instance avait commis une erreur évidente et prépondérante en concluant que les meubles n'avaient pas été conçus par Paolo Gucci -- (4) L'appelante n'a pas repoussé la conclusion tirée par le juge de première instance, à savoir que l'emploi par l'appelante avait probablement pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce -- L'injonction n'est pas trop générale -- Le jugement porte uniquement sur l'emploi des marques de commerce en liaison avec les meubles -- Elle ne s'applique pas à Paolo Gucci, qui n'est pas partie à l'action -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, 6, 7b), 19, 20, 22.