Fiches analytiques

WCC Containers Sales Ltd. c. Haut-All Equipment Ltd.

T-1385-97

2003 CF 962, juge Kelen

26-8-03

35 p.

Demande fondée sur l'art. 57(1) de la Loi sur les marques de commerce en vue de radier du registre des marques de commerce l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse portant le numéro TMA 468,995 à l'égard du «Slope Bin Container Distinguishing Guise Design»--L'objet de la marque de commerce est la forme du conteneur pour déchets «Hid-a-Bag» de la défenderesse, qui est une boîte à ordures à l'épreuve des animaux destinée aux parcs nationaux et autres réserves d'espèces sauvages--Les demanderesses (WCC) invoquent cinq motifs à l'appui de leur demande de radiation: 1) la marque de commerce est invalide et nulle ab initio, parce que la demande d'enregistrement de marque de commerce renfermait une fausse déclaration; 2) la marque de commerce est invalide parce qu'elle n'était pas distinctive lorsqu'elle a été déposée le 12 juin 1995 ou parce qu'elle n'était pas distinctive lorsque la présente instance a été engagée le 26 juin 1997; 3) la marque de commerce n'est pas enregistrable à titre de signe distinctif, parce que ses caractéristiques sont principalement fonctionnelles; 4) la marque de commerce est invalide, parce que l'utilisation exclusive du signe distinctif par la défenderesse aura vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement de l'industrie de la fabrication de ces conteneurs; 5) la défenderesse n'a pas respecté la promesse implicite qu'elle a faite en vertu de la Loi sur les dessins industriels, soit la promesse de céder le dessin au domaine public, lorsqu'elle a obtenu la marque de commerce après l'expiration de son enregistrement de dessin industriel canadien--Le litige concerne la forme du conteneur pour déchets Hid-a-Bag de la défenderesse--Le conteneur en question a une forme rectangulaire inclinée vers le haut dans un angle d'environ 30 à 35 par rapport à la verticale, une partie arrière coupée à la verticale et une base horizontale s'étendant vers l'avant--Dans les procédures de radiation, il incombe à la partie qui conteste l'enregistrement de prouver que celui-ci devrait être radié--Il existe une présomption correspondante selon laquelle la marque en question est valide et tout doute à ce sujet doit être tranché en faveur de la validité de la marque de commerce en question--D'abord, étant donné que l'erreur de la défenderesse était une fausse déclaration innocente qui n'était pas essentielle à l'enregistrement, cette erreur ne suffit pas à rendre celui-ci invalide ou nul ab initio--En deuxième lieu, quant au caractère distinctif de la marque, il existe une preuve abondante indiquant que la défenderesse a utilisé la marque de commerce avant le 12 juin 1995--La défenderesse a également présenté une preuve indiquant que la forme du conteneur Hid-a-Bag permet de distinguer celui-ci des marchandises de ses concurrents--L'ajout d'éléments décoratifs ou fonctionnels comme ceux qu'a mentionnés WCC ne doit pas nier le caractère distinctif de la marque, puisque le message transmis au public est demeuré clair--Les caractéristiques du signe distinctif mises en relief dans l'enregistrement de la marque de commerce en litige demeuraient faciles à repérer sur les conteneurs Hid-a-Bag de la défenderesse malgré l'ajout d'autres caractéristiques-- L'ensemble de la preuve présentée indique que le conteneur Hid-a-Bag est devenu «un produit d'identification vital de la société Haul-All»--En conséquence, la marque de commerce de la défenderesse ne peut être radiée du registre pour cause d'absence de caractère distinctif--En troisième lieu, quant au caractère fonctionnel des éléments du signe distinctif, bien qu'un signe distinctif puisse posséder un élément fonctionnel, une marque qui va au-delà de distinguer les marchandises de son propriétaire et qui porte sur la structure fonctionnelle desdites marchandises transgresse les limites légitimes d'une marque de commerce--D'après la preuve, WCC a prouvé à première vue que l'objet du plan incliné est principalement fonctionnel, ce qui a pour effet de réfuter la présomption quant à la validité de la marque-dessin--Selon la prépondérance des probabilités, le Slope Bin Container Distinguishing Guise Design est principalement fonctionnel-- En conséquence, la marque de commerce sous forme de signe distinctif est invalide au motif qu'elle est principalement fonctionnelle et passible de radiation en raison de la fonctionnalité--En quatrième lieu, quant à la restriction déraisonnable touchant le développement d'un art ou d'une industrie, les demanderesses ont présenté à la Cour une preuve indubitable de l'entrave à la fabrication et au commerce dans la présente affaire--En conséquence, la marque de commerce est susceptible de radiation au motif qu'elle a pour effet de restreindre d'une façon déraisonnable le développement de l'art ou de l'industrie--Quant au dernier motif, soit le manquement à une promesse implicite faite en vertu de la Loi sur les dessins industriels, ce dernier argument de WCC est un argument nouveau qui vise à empêcher les parties d'obtenir une marque de commerce sous forme de dessin d'un signe distinctif lorsque le même dessin a précédemment fait l'objet d'un enregistrement de dessin industriel--WCC a fait valoir que l'octroi du monopole de dix ans en vertu de la Loi sur les dessins industriels comporte implicitement la promesse de céder le dessin au domaine public après l'expiration dudit enregistrement--Il existe quatre raisons de ne pas souscrire à l'argument de WWC--D'abord, la responsabilité législative à cet égard incombe au Parlement et celui-ci n'a pas décidé de faire de l'enregistrement des dessins industriels et de l'enregistrement des marques de commerce des protections qui s'excluent l'une l'autre--Étant donné qu'il a plutôt décidé de restreindre explicitement le chevauchement de la protection des dessins industriels avec celle du droit d'auteur, il faut présumer qu'il n'a pas jugé nécessaire de créer un obstacle similaire entre la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les marques de commerce--En deuxième lieu, il appert de la tendance jurisprudentielle établie depuis longtemps que les tribunaux n'interdisent pas l'enregistrement d'un dessin à titre de marque de commerce même lorsque celui-ci a déjà bénéficié de la protection de l'enregistrement à titre de dessin industriel--En troisième lieu, ni l'art. 13(1)b) non plus que le concept du caractère distinctif ne créent le fondement nécessaire au soutien de cette restriction--En quatrième lieu, la Cour n'a pas la compétence voulue pour imposer la restriction que les demanderesses sollicitent--La marque de commerce de la défenderesse ne peut donc être radiée en raison de l'enregistrement antérieur du dessin industriel de celle-ci--La demande visant à radier la marque de commerce de la défenderesse du registre des marques de commerce est accueillie avec dépens en faveur des demanderesses * Note de l'arrêtiste--Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale, sans motifs, le 14 avril 2004, n^o du greffe A-429-03-- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 13, 57(1)--Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.